Les brevets morts-vivants

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Un client très actif dans le démarrage de nouvelles entreprises technologiques revenait d’un congrès aux États-Unis. Lui, et certains membres du CA d’une de ses startups, avaient assisté à une présentation donnée par des avocats américains spécialisés en brevet (des Patent attorneys). Voici le message véhiculé par ces avocats lors de cette présentation : « Il n’y a pas de raison de ne pas déposer vos demandes de brevet. Nous pouvons faire un dépôt provisoire pour seulement 500$. »

C’était une présentation relativement sérieuse et crédible. Cette affirmation aurait certainement piqué l’intérêt de toute personne ayant déjà effectué une démarche sérieuse de brevet avec un cabinet reconnu, mais ayant une connaissance limitée des détails.

Évidemment, ce serait fantastique si nous pouvions obtenir une bonne protection pour nos inventions pour aussi peu. Par contre, toute personne connaissant le taux horaire des Patent Attorneys, sans parler du taux de change, ne peut pas raisonnablement s’attendre à beaucoup de temps professionnel dans ces circonstances. Qu’en est-il exactement?

Si vous avez lu le titre de ce texte, vous devez vous douter qu’il y a anguille sous roche. En effet, aussi simple qu’elle puisse paraître, cette question en soulève d’autres qui font appel à des notions avancées dans le domaine. Qu’est-ce qu’une demande de brevet provisoire exactement? Quel est le lien entre une demande de brevet provisoire et une demande de brevet internationale? Comment pouvons-nous optimiser l’investissement en brevet pour en tirer le maximum de bénéfice?

La Convention de Paris

Un prérequis aux réponses à ces question est la connaissance de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (Convention de Paris). On parle ici de LA convention internationale en propriété intellectuelle, définitivement un incontournable en stratégie de brevets.

En effet, sauf quelques conventions régionales, il n’y a pas, à l’heure actuelle, de procédure qui permette d’obtenir un brevet réellement international. Il faut éventuellement sélectionner les pays (et payer les gouvernements et agents de brevets locaux).

Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de procédure qui permette d’obtenir un brevet réellement international.

La Convention de Paris sert, essentiellement, à permettre de réserver les droits internationaux en se basant sur un enregistrement de droit dans un premier pays. On parle de revendiquer une priorité, la priorité étant l’enregistrement initial. En matière de brevets, la priorité est une première demande de brevet, déposée dans un premier pays et les droits sont réservés pour un an. On appelle cette première demande de brevet la demande de brevet prioritaire.

À toutes fins pratiques, tous les pays du monde qui sont dotés d’un système de brevets sont signataires de cette convention et donc tenus d’adapter leurs lois en conséquence.

Pour être en instance internationale, donc, il suffit de déposer une demande de brevet dans un premier pays!

Pour être en instance internationale, il suffit de déposer une demande de brevet dans un premier pays.

Il y a un bémol important par contre. Même s’il y a de grandes ressemblances dans les systèmes de brevets à travers le monde, tous les pays n’ont pas les mêmes lois, règlements et jurisprudence. Ainsi, les exigences peuvent varier de façon significative d’un pays à un autre.

Exemples de différences nationales en brevets

Prenons comme premier exemple la façon dont différents pays peuvent traiter un scénario où les inventeurs ont dévoilé leur invention avant la priorité (et donc avant d’avoir déposé leur demande de brevet prioritaire). Une telle divulgation a lieu lorsque les détails (le secret) de l’invention est exposé publiquement, ce qui peut être le cas lorsqu’un produit est mis en vente, par exemple.

La majorité des pays du monde, et notamment la plupart des pays européens, fonctionnent en vertu du principe de la nouveauté absolue : on ne peut pas légalement y obtenir un brevet valide dans ce scénario. À la lumière du dévoilement de l’invention, l’invention n’est plus considérée comme répondant au critère de nouveauté, essentiel à la brevetabilité. Voilà pourquoi votre agent de brevets vous recommande de déposer votre demande de brevet avant de rendre votre invention publique.

Par contraste, le Canada, les États-Unis et certains autres pays exceptionnels, fonctionnent en vertu du principe de la période de grâce. Dans de tels pays, le dévoilement de l’invention n’est pas un frein critique à l’obtention du brevet, pour autant que le dépôt de la demande prioritaire ait eu lieu à l’intérieur d’une période de temps limitée suivant le dévoilement de l’invention.

Cette différence rend le principe de la nouveauté absolue, pourtant plus répandu dans le monde que celui de la période de grâce, contre-intuitif pour le Nord-Américain moyen.

Il y a d’autres différences significatives également. Par exemple, en cours d’examen, il peut devenir souhaitable de modifier les revendications. En Amérique du Nord, on peut habituellement ajouter des revendications sur des détails qui étaient explicitement décrits, voire seulement illustrés, dans la demande initiale. En Europe, la situation est plus complexe. Pour que de tels modifications ou ajouts soient acceptés ou considérés légalement valides, il peut être exigé que les détails en question aient été spécifiquement revendiqués dans la demande initiale, ou du moins identifiés explicitement comme étant une solution à un problème. Ainsi, toute personne souhaitant une protection en Europe doit se soucier non seulement de bien décrire son invention dans la demande de brevet, mais également de bien la revendiquer.

Toute personne souhaitant une protection en Europe doit se soucier non seulement de bien décrire son invention dans sa demande de brevet, mais également de bien la revendiquer.

Demande de brevet provisoire ou prioritaire?

Revenons au principe de revendiquer la priorité d’une demande de brevet déposée dans un premier pays en vertu de la Convention de Paris. Je vous avise tout de suite qu’en Amérique du Nord, on utilise souvent l’expression « demande de brevet provisoire » alors que l’expression « demande de brevet prioritaire » serait plus appropriée.

En Amérique du Nord, on utilise souvent l’expression « demande de brevet provisoire » alors que l’expression « demande de brevet prioritaire » serait plus appropriée.

L’expression « demande de brevet provisoire » vient de Provisional Application, un des types de demande de brevet prévue dans les règles sur les brevets aux États-Unis. En effet, une Provisional Application dure seulement un an, n’est pas examinée, ne requiert qu’un minimum de paperasse administrative et coûte significativement moins cher à présenter qu’une Non-Provisional Application. Une procédure comparable existe en Angleterre.

Au Canada, nous n’avons pas de procédure correspondante à celle du Provisional Application. Par contre, par le biais d’une entente bilatérale avec les États-Unis, les agents de brevets canadiens peuvent, du moment qu’ils soient enregistrés nationalement, demander leur droit de pratique aux États-Unis. Il devient donc tentant pour les agents de brevets canadiens de faire bénéficier à leurs clients de l’économie qui peut être obtenue par le biais de la procédure provisoire américaine.

Les inventeurs sont souvent pressés de déposer une demande de brevet.

En effet, les inventeurs et leurs entreprises sont souvent pressés de déposer une demande de brevet. Typiquement, ils arrivent à une étape où ils doivent divulguer leur invention pour pouvoir aller plus loin, mais comme ils ont été bien avisés par leur agent de brevets, ils ne veulent pas, ce faisant, faire l’acte irréparable d’abandonner leur droit d’obtenir un brevet dans la majorité des pays dans le monde. Il n’en demeure pas moins qu’ils en sont souvent relativement tôt dans la mise en marché et veulent limiter les dépenses, n’ayant à ce moment qu’une idée très incomplète de la valeur réelle de leur invention.

Le processus provisoire américain peut permettre de réduire les coûts initiaux.

Le processus provisoire devient alors intéressant car il peut permettre de réduire les coûts initiaux. En effet, le fait de déposer la demande de brevet prioritaire selon le processus provisoire, plutôt que, par exemple, selon le processus international en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, peut permettre de repousser à plus tard des coûts associés aux taxes gouvernementales, à de la paperasse administrative et à la formalisation professionnelle des figures.

Ce qu’il vaut mieux ne pas repousser à plus tard

La pression sur les coûts pourrait en pousser certains à aller jusqu’à négliger la rédaction de la demande de brevet. Je parle ici d’une négligence qui ne se situe pas au niveau de la forme, mais du contenu. Par exemple, on pourrait vouloir économiser en demandant à notre agent de brevets de ne pas prendre le temps nécessaire pour bien poser toutes ses questions, faire les recherches requises pour obtenir tous les détails importants, bien exprimer ces détails importants dans la demande de brevet, ou encore de ne pas effectuer le travail fastidieux de décortiquer les réalisations en concepts plus généraux de différents niveaux d’abstraction, ce qui permet de faire une bonne structure de revendications.

La pression sur les coûts pourrait en pousser certains à aller jusqu’à négliger la rédaction de la demande de brevet.

Si une telle tentation vous habite, rappelez-vous :

  1. Que pour être internationale, votre demande de brevet prioritaire doit répondre aux normes légales de tous les pays visés.
  2. Que si la demande de brevet prioritaire n’est pas reconnue dans un pays donné, la date de priorité ne compte pas; la date qui compte est la date de dépôt national dans ce pays.
  3. Que si vous avez, comme plusieurs, montré un grand empressement à dévoiler votre invention immédiatement après la date de priorité, vous avez vraisemblablement dévoilé votre invention avant la date de dépôt national dans ce pays.
  4. Que si le pays en question, comme la majorité des pays du monde, fonctionne selon le principe de la nouveauté absolue, la divulgation de votre invention agit alors comme antériorité et devient opposable à l’obtention d’un brevet valide dans ce pays.

Échec et mat.

Ce genre de problème est d’autant plus sournois qu’il ne serait pas nécessairement soulevé par l’examinateur. Vous pourriez ainsi être très fier d’avoir obtenu votre brevet sans savoir qu’il s’agit, en fait, d’un brevet mort-vivant…

Le Brexit et les brevets en Europe

Dans la foulée du référendum britannique, le mot « Brexit » était sur toutes les lèvres la fin de semaine passée.

Les gestionnaires de propriété intellectuelle se demandent ce qu’il adviendra de leurs investissements en brevets en Europe et se questionnent à savoir s’ils doivent réviser leur approche d’investissement futur.

Voici, en rafale, quelques éléments à considérer :

  • Le référendum est indicatif, mais non exécutoire. Les démarches de sortie de l’Union européenne s’entameront officiellement lorsque le gouvernement britannique invoquera l’article 50 du Traité de Lisbonne qui prévoit un délai extensible de deux ans pour négocier le retrait.
  • Le retrait éventuel n’affectera aucunement les brevets nationaux obtenus spécifiquement dans l’un ou l’autre des pays européens.
  • En principe, le retrait éventuel n’affectera pas les brevets obtenus en vertu de la Convention sur le brevet européen. Cette convention est indépendante de l’Union européenne et certains de ses États membres ne sont pas membres de l’Union européenne. Ainsi, les validations nationales des brevets européens ne seront vraisemblablement pas affectées.
  • Par contre, si vous avez été charmé par l’éventualité du brevet unitaire européen, il faudra vraisemblablement modérer votre enthousiasme. En effet, plusieurs questions sont soulevées à la lumière du Brexit. Par exemple : dans un contexte d’indépendance, est-ce que le Royaume-Uni pourrait aspirer à demeurer membre de ce projet? (Ce serait surprenant…) Par ailleurs, est-ce l’idée d’un brevet unitaire européen demeurerait aussi intéressante en l’absence du Royaume-Uni? Est-ce que cela poussera certains à privilégier l’avenue traditionnelle de la Convention sur le brevet européen?

Qu’en est-il des marques de commerce et des dessins industriels? Par contraste aux brevets, ces deux formes de propriété intellectuelle sont traitées par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui est un organe de l’Union européenne. Elles seront donc davantage sujettes à un impact du Brexit que les brevets.

Pour en savoir davantage et au sujet des conséquences possibles sur vos affaires en général, visitez cette section de notre site Internet!

Un aperçu des changements à venir dans la foulée du PLT

C’est avec plaisir que je vous donne des nouvelles sur l’alignement de la Loi des brevets du Canada avec le PLT. Un petit rappel : le PLT, le « Patent Law Treaty », est un traité mis en place pour uniformiser les règles de dépôt et de gestion de dossiers de propriété intellectuelle. Comme les entreprises déposent de plus en plus à l’étranger, le PLT vise à uniformiser les règles nationales de pays signataires, pour éviter que des dépôts dans divers pays soient de véritables casse-tête.

Et c’est dans la foulée de ces changements que l’OPIC est en processus de consultation par rapport aux différentes taxes qui seront à payer. Les voici donc  – avec une mise en garde sur le contenu assez technique qui suit!

1. La taxe de maintien est due à chaque année à partir de l’an 2 pour une demande de brevet au Canada et le brevet subséquent.

Présentement, si la taxe de maintien n’est pas payée à temps, la demande est réputée abandonnée et elle peut être rétablie dans un délai de 12 mois.

L’annexion au PLT ajouterait un délai de six mois pour payer la taxe en retard. Donc, si la taxe de maintien n’est pas payée à temps, le demandeur en sera notifié par l’OPIC.  Ensuite, le demandeur bénéficiera d’un délai de six mois pour payer la taxe avec retard avec pénalité pécuniaire, sans l’abandon du dossier.  Si ce délai n’est pas respecté, le dossier sera réputé abandonné, et le demandeur aura une période de 12 mois pour rétablir le dossier. Donc, le demandeur aura un délai supplémentaire de six mois pour un total de 18 mois si la taxe de maintien n’est pas payée dans les délais prescrits.

2. La taxe de requête d’examen doit être payée cinq ans après la date de dépôt au Canada.

Présentement, si la taxe de requête d’examen n’est pas payée dans le délai de cinq ans, le dossier est abandonné et le demandeur a 12 mois pour le rétablir.

Avec l’annexion au PLT, si la requête d’examen n’est pas déposée à temps et la taxe n’est pas payée, le demandeur recevra une notification lui donnant deux mois pour payer la taxe, avec pénalité pécuniaire. Après ce délai de deux mois, le dossier se verra abandonné et le demandeur aura 12 mois pour rétablir la demande comme auparavant. En tout et partout, le demandeur aura donc au moins 14 mois suivant le délai de la requête d’examen pour compléter la requête d’examen.

3. La taxe de dépôt doit être payée au moment du dépôt au Canada.

Présentement, si la taxe de dépôt n’est pas payée au moment du dépôt, le dossier est réputé ne pas avoir été déposé.

Avec l’annexion au PLT, le demandeur bénéficiera d’une période de deux mois pour payer la taxe, moyennant le paiement d’une pénalité.

Le processus de consultation permet donc aux partis intéressés de faire des commentaires sur ces propositions jusqu’au 5 juillet, notamment au niveau des pénalité pécuniaires.

Je vous invite à consulter les pages de consultation de l’OPIC, elles sont très bien faites…

Secrets industriels – Nouveaux recours civils aux États-Unis en cas d’appropriation illicite

Ce billet se veut la suite du premier billet écrit par mon collègue Fortunat Nadima Nadima, et qui avait comme trame de fond la Formule 1.  Je réitère que le secret est une forme de propriété intellectuelle omniprésente et qui est au cœur des politiques de propriété intellectuelle des entreprises les plus sophistiquées (pensez au code source de Google) et des entreprises les plus durables (pensez à la recette du Coca Cola). 

Le secret industriel constitue une méthode de protection extrêmement répandue et utile, mais pourtant sous-estimée par plusieurs. C’est peut-être parce qu’elle ne nécessite aucune démarche officielle de la part des détenteurs de renseignements commerciaux, si ce n’est de s’assurer que les secrets industriels demeurent secrets le plus longtemps possible.

La reconnaissance de l’importance croissante du secret industriel a motivé nos voisins du Sud à adopter une loi fédérale qui met de nouveaux recours civils à la disposition des victimes de vol ou d’appropriation illicite de secrets industriels. Le 11 mai dernier, le président Barack Obama a signé le Defend Trade Secrets Act (le DTSA), qui complémente les sanctions pénales déjà prévues sous le Economic Espionage Act de 1996 et qui vise à harmoniser les différents recours disponibles sous diverses lois étatiques toujours applicables. De façon générale, le DTSA prévoit notamment :

  • Le recouvrement de dommages compensatoires pour pertes réelles et enrichissement injustifié;
  • Le recouvrement de dommages exemplaires pour l’appropriation illicite intentionnelle et malveillante de secrets industriels;
  • L’octroi d’injonctions;
  • La saisie de biens, obtenue ex parte; et
  • L’immunité en matière civile et pénale des lanceurs d’alerte.

Malgré l’incertitude qui persiste quant à l’impact qu’aura le DTSA, de nombreux commentateurs, comme Peter J. Toren qui contribue au blog IPWatchdog, ont accueilli l’arrivée de cette loi. Pour plusieurs personnes, il s’agit d’une avancée majeure en droit de la propriété intellectuelle aux États-Unis, car elle élève le secret industriel au rang des autres types de propriété intellectuelle (ex. brevet, droit d’auteur et marques de commerce) officiellement reconnus et protégés en droit fédéral américain.

De l’autre côté de l’Atlantique, un régime sensiblement similaire entrera en vigueur dans deux ans. En effet, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 27 mai dernier une directive établissant des règles communes en matière de protection des secrets d’affaires et des informations confidentielles des entreprises de l’Union Européenne (l’UE). Cette nouvelle directive, dont l’adoption ne fut pas sans controverse, vise aussi à harmoniser la protection des secrets industriels dans les 28 pays membres de l’UE en mettant un recours civil à la disposition des détenteurs de secrets industriels.

Le Canada emboîtera-t-il le pas?

Le secret de la victoire en F1!

Auteurs : Pierre Nguyen, Fortunat Nadima Nadima

La forme de propriété intellectuelle la plus répandue, c’est secret? On oublie souvent de nommer le secret industriel parmi les formes de propriété intellectuelle, mais il est partout, partout, partout.  Grâce à la belle plume de mon collègue Fortunat, voici un bel exemple de son utilisation judicieuse :

Rien n’annonce mieux le début de la saison estivale que l’arrivée de vedettes et fans de Formule 1 à Montréal pour le week-end du Grand Prix.

Des montants astronomiques sont investis pour la compétition intense qui attirera les foules au circuit Gilles-Villeneuve. Et non, pas seulement pour les salons de l’automobile et les festivités en compagnies de vedettes locales et internationales. La F1 sert avant tout de laboratoire d’innovations où pétroliers et grands constructeurs automobiles investissent énormément de ressources en recherche et développement pour trouver des technologies novatrices qui permettront aux bolides de F1 de gagner quelques secondes sur les pistes et, surtout, qui trouveront peut-être un jour application commerciale.

Si la tendance des deux dernières années se maintient, l’écurie Mercedes s’emparera encore du podium. Ceux d’entre vous qui sont adeptes de F1 sont sûrement bien au courant de la domination de Mercedes et des critiques qu’elle suscite quant à la prévisibilité des résultats et à la qualité du spectacle.

Sans rien enlever au mérite des talentueux pilotes de Mercedes, on peut expliquer la longueur d’avance du constructeur allemand sur ses concurrents en regardant la manière dont l’information sur les innovations techniques est partagée dans le monde de la F1 : elle n’est PAS partagée.

À ce sujet, dans un billet précédent intitulé Formula 1: The Race to Patent?, mes collègues Judith Robinson et Alain Deschamps expliquent l’absence de brevets dans cette industrie où il est bien plus avantageux de préserver la confidentialité de la moindre nouveauté technologique qui procure un avantage compétitif sur les écuries rivales. Le cas Mercedes illustre parfaitement cette réalité.

Les bolides Mercedes sont, entre autres, dotés d’un « drag-reduction system » (DRS) nettement plus avancé que ceux des autres écuries. En gros, les DRS, qui sont autorisés depuis 2011 pour les dépassements, consistent à réajuster l’aileron arrière pour en réduire la traînée et donc augmenter la vitesse du bolide dans certaines zones du circuit. Les redoutables et controversés DRS de Mercedes se distinguent par des trous situés dans les montants latéraux de l’aileron qui facilitent l’écoulement de l’air entre ces deux montants lors de l’activation du DRS. Or, il se trouve que leur design relativement simple et peu coûteux est aussi particulièrement difficile à copier.

Alors comment protéger une telle invention?

Demander une protection par brevet reviendrait à conclure le marché suivant avec le législateur : l’octroi d’un monopole temporaire de 20 ans sur l’invention en contrepartie d’une divulgation publique et suffisante de l’invention. Or, dans la mesure où les concurrents disposeront d’assez d’information pour très vite reproduire et améliorer l’invention, celle-ci ne procurera plus d’avantage compétitif sur les pistes. La compétition se transporterait vers les tribunaux avec des poursuites pour contrefaçon de brevet.

Dans un tel contexte, autant attendre d’avoir développé un système plus innovateur pour les voitures F1 avant de breveter une invention désuète sur les pistes mais commercialisable auprès des consommateurs. Plutôt que d’investir temps et argent dans des demandes de brevets, les équipes de F1 préfèrent donc recourir au secret industriel, et investir des sommes faramineuses pour préserver la confidentialité de leurs nouveautés technologiques. Ça semble fonctionner, en ce qu’aucune écurie ne semble avoir de DRS aussi performant que celui de Mercedes!

Ainsi, même sans monopole officiel sur l’exploitation de sa technologie, Mercedes pourra monopoliser le podium tant et aussi longtemps que ses concurrents ne trouveront pas de solutions égales ou plus performantes.

La F1 est loin d’être le seul domaine au sein duquel les entreprises choisissent de recourir au secret industriel comme principale stratégie pour protéger leurs renseignements commerciaux les plus précieux. Au-delà des exemples bien connus de l’algorithme de recherche de Google ou de la recette du Coca-Cola, le secret industriel est omniprésent. Presque toutes les entreprises ont recours à cette méthode extrêmement utile, que ce soit par des ententes de confidentialité avec des employés et partenaires commerciaux, par la création de mots de passe pour contrôler l’accès à des documents, ou par des mécanismes plus avancés comme le cryptage de données. Notre prochain billet traitera des nouveaux recours civils disponibles aux États-Unis pour les victimes d’appropriation illicite de secrets industriels.

 

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