Les gros changements!



Tel qu’annoncé, voici notre sommaire des points saillants des changements proposés aux Règles sur les brevets, dans la foulée de l’annexion canadienne au PLT (discuté ici).  C’est assez important pour interrompre des vacances!

La période de consultation auprès du public est donc entamée pour commenter ces changements.  Et malgré l’opposition anticipée des différents intervenants spécialisés,  il est possible que les changements passent tels quels.  Aussi bien si faire…

Défavorable aux demandeurs:

– La période pour requérir l’examen passe de 5 ans à 3 ans, de la date de dépôt au Canada.

– Il ne sera plus inconditionnellement possible de faire une entrée en phase nationale au Canada après 30 mois de la date initiale d’une demande PCT.  Présentement, un dépôt à 42 mois est permis.

– La formule abandon-rétablissement, bien connue par les demandeurs pour aller chercher une extension de 12 mois dans les délais, sera remplacée par des extensions de retard (de moins de 12 mois), notamment pour les taxes de maintien.  Un abandon devra être justifié, selon des conditions rigoureuses.

– Les délais pour répondre aux lettres officielles sera écourté de 6 à 4 mois.

Favorables aux demandeurs:

– Une demande pourra être déposée au Canada sans avoir à payer la taxe de dépôt, ce qui n’est pas possible en ce moment.   Un outil s’ajoute donc pour les demandeurs indécis sur un dépôt canadien.

– La traduction en anglais ou en français ne sera pas nécessaire au dépôt, comme c’est le cas maintenant.  Un délai de 2 mois sera permis.

Ce n’est qu’un sommaire des changements que nous considérons assez importants.  Pour plus de détails, voir ici. L’ébauche du projet des Règles se trouve ici.

Ces marques qui meurent, victimes de leur succès

Merci beaucoup à Fortunat Nadima, étudiant de notre bureau de Montréal, qui a écrit cet excellent article!

Qu’ont en commun un kleenex, un yo-yo et un thermos ?

Ce sont tous des objets dont l’appellation courante est un nom de marque devenu trop populaire. En droit des marques de commerce, comme dans la vie en général: Trop, c’est comme pas assez !

Tout organisme utilisant une marque pour distinguer ses produits ou services de ceux des autres investit temps et argent pour s’assurer que le public reconnaisse sa marque et, idéalement, l’apprécie. Or, cruelle ironie du sort, le public va parfois plus loin: il peut adopter la marque, puis se la réapproprier au point de ne plus l’associer à une source particulière de produits ou services. Ce niveau de popularité est à double tranchant: c’est le fun quand le public renforce la notoriété de votre marque, mais un peu moins quand les compétiteurs en profitent.

Ce phénomène d’extinction de marques qui perdent leur caractère distinctif avec le temps est souvent décrit par le terme « généricide » (suggérant littéralement la mort d’une marque devenue générique).

Les cas de généricides sont nombreux. Deux récentes affaires américaines, dont l’une est toujours pendante, rappellent l’importance de surveiller les utilisations non autorisées des marques de commerce par le public et les compétiteurs.

Je google, tu googles, nous googlons

Si quelqu’un vous demande de « googler » une information, est-ce que vous en déduisez que vous devrez nécessairement utiliser le moteur de recherche Google ? Non, diraient certains. Qu’importe, car la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit (qui entend notamment à San Francisco les cas provenant des districts de la Californie, de l’Arizona, du Nevada et d’Hawaï) a décidé que, malgré cela, « google » n’est toujours pas devenu un terme générique.

L’affaire Elliott v. Google se lit presque comme une histoire de vengeance. En hiver 2012, Google a soumis une plainte auprès du National Arbitration Forum (NAF) contre Chris Gillespie concernant du « cybersquatting ». Ce dernier avait acquis 763 noms de domaines incluant le mot « google » jumelé à un autre nom (ex. googledonaldtrump.com, googledisney.com, etc.) – des noms de domaines que Google jugeait confusément similaires à la marque GOOGLE. Le 12 mai 2012, le NAF a donné raison à Google et ordonné que lui soient transférés les noms de domaines. Chris Gillespie et David Elliott, ont alors intenté une action en justice afin de faire annuler la marque de commerce GOOGLE. À leur avis, le mot « google » est devenu générique puisque, depuis quelque temps, il réfère principalement à l’acte de chercher une information sur Internet à l’aide d’un moteur de recherche quelconque.

Les juges de divers paliers de tribunaux en Arizona n’en étaient pas convaincus. Ceux de la Cour d’appel non plus. Dans la décision rendue le 17 mai dernier, ils rappellent qu’une marque de commerce ne devient générique que lorsque les consommateurs la comprennent principalement comme décrivant un type de produit ou service particulier, sans égard à sa source. Le mot « google », selon les juges, est toujours principalement compris comme une marque identifiant spécifiquement le moteur de recherche Google. Et ce, même si le public ou certains médias emploient parfois le verbe « googler » de façon générique et indiscriminée. Selon la Cour, cela ne prouve aucunement l’état de conscience des consommateurs. La Cour a aussi invoqué le fait que le mot « google » n’a pas pénétré le langage courant au point où d’autres compétiteurs ressentent le besoin d’appeler leurs moteurs de recherche des « googles » (ex. Bing, Yahoo!).

Plus tard cet été, un autre juge américain aura à interpréter la décision Elliott v. Google, cette fois dans un litige opposant deux organisateurs de festivals de bandes dessinées (mieux connus sous le nom « comic conventions »).

COMIC CON® pour tous !

La plupart des gens seraient d’accord que le mot « google » n’est pas encore synonyme de « moteur de recherche ». Mais peut-on en dire autant pour les termes « comic con » et « comic convention » ? Voilà la question à laquelle devra bientôt répondre le juge Battaglia du district sud de la Californie.

Il existe des dizaines de comic conventions dans le monde, incluant au moins une trentaine dont le nom officiel inclut une variation du terme « comic con »:

  • COMIC-CON (ex. San Diego Comic-Con, Baltimore Comic-Con, Comic-Con Russia);
  • COMIC CON (ex. Edinburgh Comic Con, New York Comic Con, L.A. Comic Con, Saudi Comic Con, Sillicon Valley Comic Con);
  • COMICON (ex. Toronto Comicon, Phoenix Comicon, Pittsburgh Comicon); ou
  • COMICCON (ex. Montreal Comiccon, Ottawa Comiccon).

Créée en 1970, la San Diego Comic Convention (SDCC) organise le San Diego Comic-Con (décrit dans son site web comme le « Comic-Con International: San Diego »), le plus important événement de ce genre dans le monde. La SDCC est propriétaire de la marque COMIC-CON et de plusieurs de ses variations orthographiques, avec ou sans indication géographique. Elle accorde sous licence à d’autres organisateurs le droit d’utiliser ses marques pour des événements similaires dans d’autres villes (incluant, au Canada, pour le Montreal Comiccon, l’Ottawa Comiccon et le Toronto Comicon).

Les organisateurs du Salt Lake Comic Con, lancé en 2013, ont choisi de ne pas se soumettre à cette pratique. Sans surprise, ils sont poursuivis pour contrefaçon de marques de commerce. Ils entendent même défendre leur cause devant le tribunal de l’opinion publique, en discutant ouvertement de l’affaire sur le web.

Le 28 août prochain à San Diego, la Cour du district sud de la Californie entendra une requête en jugement sommaire fondé sur le caractère générique dans l’affaire San Diego Comic Convention v. Dan Farr Productions. Les arguments écrits des parties sont déjà disponibles en ligne.

À titre de rappel, la force d’une marque dépend en partie du terme utilisé pour la décrire, allant des termes génériques (que la loi ne protège pas) aux termes plus originaux (comme Apple pour une entreprise de technologie ou Yahoo! pour un fournisseur de services Internet).

Dan Farr Productions (DFP) entend plaider que SDCC n’aurait jamais dû se voir accorder la marque COMIC-CON sous toutes ses formes, car elle était déjà générique au moment de l’enregistrement. En d’autres mots, le terme « comic con » faisait déjà partie du domaine public en tant que terme décrivant une comic convention. DFP cite en exemple un « comicon » organisé en 1964 à New York. Si le terme « comic con » n’était pas générique dès le début, il le serait du moins devenu au fil des années à cause du manque de surveillance et de l’octroi de multiples licences par SDCC.

SDCC réplique que le terme « comic con » n’a jamais été générique, ni à l’époque, ni à présent. Le fait qu’il ait été utilisé par d’autres ne prouve pas qu’il était générique avant son enregistrement. Ce que DFP tente réellement de faire, selon la théorie de SDCC, c’est d’attaquer une marque simplement parce qu’elle est descriptive. Cela n’est pas un motif d’invalidation.

L’issue de cette bataille judiciaire sera importante pour les nombreux organisateurs de comic conventions, mais aussi pour d’autres compagnies à risque de se retrouver dans une situation similaire. À suivre…

Révolution dans le petit monde des brevets canadiens

Il a déjà été question dans ces pages de l’alignement de la Loi sur les brevets du Canada avec le PLT.  Un petit rappel : le PLT, le « Patent Law Treaty », est un traité mis en place pour uniformiser les règles de dépôt et de gestion de dossiers de propriété intellectuelle. Comme les entreprises déposent de plus en plus à l’étranger, le PLT vise à uniformiser les règles nationales de pays signataires, pour éviter que des dépôts dans divers pays soient de véritables casse-tête.

Or, l’OPIC a pris l’initiative de lancer une période de consultation sur les changements proposés aux Règles sur les brevets du 1er août au 8 septembre sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets, et nous serons en mesure de vous annoncer et commenter ces changements juste après le 1er août !

Comme le dit mon collègue John Pivnicki, qui co-préside le comité de pratique en matière de brevets OPIC-IPIC : « ce sont les plus gros changements à la Loi depuis 1996 ».

À suivre donc, sans faute, pour tous ceux qui oeuvrent dans les brevets…

 

Le Canada dépose le projet de règlement sur les marques de commerce

Voici un article rédigé par Pantea Sharifzadeh, avocate au bureau de Québec.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a finalement déposé la très attendue ébauche du projet de Règlement sur les marques de commerce (Règlement) le 19 juin dernier. À la suite du Plan d’action économique de 2014 apportant des modifications à la Loi sur les marques de commerce, le règlement vise à faciliter l’adhésion du Canada aux traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle (Traité sur le droit des brevets, Protocole de Madrid, Traité de Singapour, Arrangement de Nice et Arrangement de La Haye) afin d’aider les entreprises canadiennes à rester compétitives sur les marchés internationaux.

Afin que le Canada soit cohérent avec l’esprit de ces traités et pour s’aligner sur les lois d’autres juridictions, des modifications sont nécessaires aux procédures et services actuels de l’OPIC, tels que les modifications des règles d’application, d’enregistrement et d’opposition des marques de commerce. La structure tarifaire de l’OPIC se trouve également modifiée.

Les modifications apportées en 2014 à la Loi sur les marques de commerce (qui ne sont pas encore en vigueur) incluent :

  • Le renouvellement d’une marque de commerce enregistrée tous les 10 ans (présentement renouvelable aux 15 ans);
  • La simplification du processus de demande d’enregistrement – les candidats n’auront pas à identifier une date de première utilisation ou à fournir des détails sur l’inscription et l’utilisation à l’étranger. Ainsi, la déclaration d’emploi prescrite à l’article 40(2) de la loi actuelle ne sera plus requise;
  • L’adoption de l’Arrangement de Nice destinée à assurer la classification les produits et services;
  • Une définition étendue d’une marque de commerce afin d’inclure un « signe ou une combinaison de signes » comprenant un mot, un nom personnel, un dessin, une lettre, un chiffre, une couleur, un élément figuratif, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d’emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d’un signe.

La consultation publique sollicitant des commentaires sur les changements proposés se déroulera jusqu’au 21 juillet 2017. L’OPIC considérera tous les commentaires envoyés par courrier électronique à ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca et le Règlement devrait suivre le processus habituel de publication dans la Gazette du Canada à la fin de l’année. Toutefois, l’entrée en vigueur du Règlement n’est prévue que pour le début de l’année 2019.

Mentionnons quelques éléments importants du projet de Règlement :

  1. Permettre à un tiers de porter à l’attention de l’OPIC, en soumettant des « lettres de protestation » pendant une poursuite, des preuves importantes relativement à l’enregistrement d’une marque de commerce;
  2. Assurer une flexibilité pour modifier une demande avant l’enregistrement. Une modification de la description ou de la représentation pour tous les types de marques de commerce peut être faite avant la publication si la marque de commerce reste sensiblement identique;
  3. Possibilité de demander l’inscription d’un transfert en fournissant uniquement le nom et l’adresse du cessionnaire;
  4. Augmenter le délai de renouvellement (six mois après la date d’expiration de l’enregistrement ou deux mois après la date d’un avis de renouvellement envoyé par le registraire);
  5. Possibilité de soumettre une preuve électronique dans les procédures d’oppositions et d’objections;
  6. Diviser la responsabilité de déposer les documents entre les parties en cas de contre-interrogatoire, de sorte que la partie qui procède au contre-interrogatoire dépose la transcription et la partie contre-interrogée déposera la réponse;
  7. Adopter de nouveaux frais pour le dépôt, l’enregistrement et le renouvellement des marques de commerce. (Voir le tableau comparatif ci-dessous).

Tableau comparatif des coûts (Règlement actuel et proposé)

Règlement actuel Règlement proposé
Frais de dépôt et d’enregistrement
  • Frais de dépôt de 250 $ en ligne et 300 $ par la poste
  • Frais d’enregistrement de 200 $ (en ligne) et 250 $ (par la poste)

* Pas de frais additionnels pour les classes supplémentaires

  • Frais de dépôt de 330 $ (en ligne) et 430 $ (par la poste), en incluant une classe

* 100 $ de frais pour chaque classe supplémentaire

Frais de renouvellement
  • 350 $ (en ligne)
  • 400 $ (par la poste)

* Pas de frais additionnels pour les classes supplémentaires

  • 400 $ (en ligne), 500 $ (par la poste), incluant une classe

* 125 $ pour chaque classe supplémentaire

Le projet de Règlement vise à renforcer les efforts déployés par le Canada pour mettre à jour la Loi sur les marques de commerce et à faire respecter ses obligations en vertu des traités internationaux de propriété intellectuelle dans le droit canadien.

L’auteure souhaite remercier Patrick Dupont pour son assistance dans ce billet.

Sanction royale pour le projet de loi C-30 qui mettra en œuvre la réforme des brevets pharmaceutiques

Mes collègues Chelsea Nimmo, Kristin Wall et Judith Robinson ont fait rapport de la sanction royale du projet de loi C-30 qui mettra en œuvre les dispositions de l’Accord économique et commercial global (AECG).

Parmi ces dispositions, il y a des réformes de la Loi sur les brevets qui affecteront l’industrie pharmaceutique, dont :

  • le rétablissement de la durée des brevets;
  • le remplacement des procédures sommaires en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) par des actions qui fourniront une décision finale de contrefaçon et de validité;
  • et un droit d’appel pour les innovateurs.

Grâce à la sanction royale, la mise en œuvre de la loi est une question de semaines. À suivre…

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