Le Canada dépose le projet de règlement sur les marques de commerce

Voici un article rédigé par Pantea Sharifzadeh, avocate au bureau de Québec.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a finalement déposé la très attendue ébauche du projet de Règlement sur les marques de commerce (Règlement) le 19 juin dernier. À la suite du Plan d’action économique de 2014 apportant des modifications à la Loi sur les marques de commerce, le règlement vise à faciliter l’adhésion du Canada aux traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle (Traité sur le droit des brevets, Protocole de Madrid, Traité de Singapour, Arrangement de Nice et Arrangement de La Haye) afin d’aider les entreprises canadiennes à rester compétitives sur les marchés internationaux.

Afin que le Canada soit cohérent avec l’esprit de ces traités et pour s’aligner sur les lois d’autres juridictions, des modifications sont nécessaires aux procédures et services actuels de l’OPIC, tels que les modifications des règles d’application, d’enregistrement et d’opposition des marques de commerce. La structure tarifaire de l’OPIC se trouve également modifiée.

Les modifications apportées en 2014 à la Loi sur les marques de commerce (qui ne sont pas encore en vigueur) incluent :

  • Le renouvellement d’une marque de commerce enregistrée tous les 10 ans (présentement renouvelable aux 15 ans);
  • La simplification du processus de demande d’enregistrement – les candidats n’auront pas à identifier une date de première utilisation ou à fournir des détails sur l’inscription et l’utilisation à l’étranger. Ainsi, la déclaration d’emploi prescrite à l’article 40(2) de la loi actuelle ne sera plus requise;
  • L’adoption de l’Arrangement de Nice destinée à assurer la classification les produits et services;
  • Une définition étendue d’une marque de commerce afin d’inclure un « signe ou une combinaison de signes » comprenant un mot, un nom personnel, un dessin, une lettre, un chiffre, une couleur, un élément figuratif, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d’emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d’un signe.

La consultation publique sollicitant des commentaires sur les changements proposés se déroulera jusqu’au 21 juillet 2017. L’OPIC considérera tous les commentaires envoyés par courrier électronique à ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca et le Règlement devrait suivre le processus habituel de publication dans la Gazette du Canada à la fin de l’année. Toutefois, l’entrée en vigueur du Règlement n’est prévue que pour le début de l’année 2019.

Mentionnons quelques éléments importants du projet de Règlement :

  1. Permettre à un tiers de porter à l’attention de l’OPIC, en soumettant des « lettres de protestation » pendant une poursuite, des preuves importantes relativement à l’enregistrement d’une marque de commerce;
  2. Assurer une flexibilité pour modifier une demande avant l’enregistrement. Une modification de la description ou de la représentation pour tous les types de marques de commerce peut être faite avant la publication si la marque de commerce reste sensiblement identique;
  3. Possibilité de demander l’inscription d’un transfert en fournissant uniquement le nom et l’adresse du cessionnaire;
  4. Augmenter le délai de renouvellement (six mois après la date d’expiration de l’enregistrement ou deux mois après la date d’un avis de renouvellement envoyé par le registraire);
  5. Possibilité de soumettre une preuve électronique dans les procédures d’oppositions et d’objections;
  6. Diviser la responsabilité de déposer les documents entre les parties en cas de contre-interrogatoire, de sorte que la partie qui procède au contre-interrogatoire dépose la transcription et la partie contre-interrogée déposera la réponse;
  7. Adopter de nouveaux frais pour le dépôt, l’enregistrement et le renouvellement des marques de commerce. (Voir le tableau comparatif ci-dessous).

Tableau comparatif des coûts (Règlement actuel et proposé)

Règlement actuel Règlement proposé
Frais de dépôt et d’enregistrement
  • Frais de dépôt de 250 $ en ligne et 300 $ par la poste
  • Frais d’enregistrement de 200 $ (en ligne) et 250 $ (par la poste)

* Pas de frais additionnels pour les classes supplémentaires

  • Frais de dépôt de 330 $ (en ligne) et 430 $ (par la poste), en incluant une classe

* 100 $ de frais pour chaque classe supplémentaire

Frais de renouvellement
  • 350 $ (en ligne)
  • 400 $ (par la poste)

* Pas de frais additionnels pour les classes supplémentaires

  • 400 $ (en ligne), 500 $ (par la poste), incluant une classe

* 125 $ pour chaque classe supplémentaire

Le projet de Règlement vise à renforcer les efforts déployés par le Canada pour mettre à jour la Loi sur les marques de commerce et à faire respecter ses obligations en vertu des traités internationaux de propriété intellectuelle dans le droit canadien.

L’auteure souhaite remercier Patrick Dupont pour son assistance dans ce billet.

Sanction royale pour le projet de loi C-30 qui mettra en œuvre la réforme des brevets pharmaceutiques

Mes collègues Chelsea Nimmo, Kristin Wall et Judith Robinson ont fait rapport de la sanction royale du projet de loi C-30 qui mettra en œuvre les dispositions de l’Accord économique et commercial global (AECG).

Parmi ces dispositions, il y a des réformes de la Loi sur les brevets qui affecteront l’industrie pharmaceutique, dont :

  • le rétablissement de la durée des brevets;
  • le remplacement des procédures sommaires en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) par des actions qui fourniront une décision finale de contrefaçon et de validité;
  • et un droit d’appel pour les innovateurs.

Grâce à la sanction royale, la mise en œuvre de la loi est une question de semaines. À suivre…

Du nouveau sur la signification d’une demande en marques de commerce…et un rappel sur les clauses d’arbitrage !

Une compagnie internationale et son distributeur local ont une dispute au sujet de leur entente, qui prévoit que tout litige sera soumis à l’arbitrage. À qui le distributeur peut-il signifier sa demande introductive d’instance? Les tribunaux québécois ont-ils compétence pour entendre le litige? Ce sont à ces questions que s’est intéressée tout récemment la Cour supérieure dans l’affaire 7847866 Canada inc. c. Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, 2017 QCCS 1723.

Un peu de contexte : La compagnie chinoise Gree est le plus important fabricant d’appareils de climatisation au monde. Son distributeur canadien a signé avec elle une entente de distribution exclusive avec utilisation de la marque de commerce Gree. Or, le distributeur réclame maintenant des commissions en vertu de cette entente . Il a donc signifié sa demande introductive d’instance au cabinet des avocats canadiens de Gree, qui constitue le domicile élu de la compagnie aux fins de la Loi sur les marques de commerce.

Gree a contesté à la fois cette signification et la compétence de la Cour supérieure, prétendant que :

  1. La signification n’est pas valable puisqu’elle aurait dû se faire selon la convention relative à la notification internationale;
    En raison de la clause d’arbitrage, la Cour supérieure du Québec n’a pas juridiction.
  2. La Cour supérieure détermine que la signification est valable, mais donne raison à Gree sur le deuxième point et décline compétence en raison de la clause d’arbitrage.

La signification

Selon la Cour, il est adéquat de présenter la demande de signification au cabinet des avocats canadiens de Gree.

En effet, signifier la demande aux avocats, qui seraient en mesure de transmettre la procédure à la défenderesse, permet de se conformer à l’article 125 du Code de procédure civile. Une conclusion qui peut surprendre puisque le libellé complet indique que la notification à une personne morale dont le siège est à l’extérieur du Québec se fait « à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. »

La Cour précise que Gree a désigné, lors de l’enregistrement de sa marque de commerce, le cabinet d’avocat comme firme « à qui toute procédure à l’égard de la demande ou de l’enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l’inscrivant lui-même » (Loi sur les marques de commerce, art. 30 g)). C’est donc grâce à la conjonction de ces dispositions que le distributeur peut donc signifier sa demande au cabinet d’avocats.

Pour les entreprises internationales qui enregistrent leur marque de commerce au Canada, voilà une conséquence à garder en tête: le bureau d’avocat que vous désignez à titre de représentant dans votre demande d’enregistrement pourra légalement constituer l’adresse de notification d’une procédure judiciaire. Ce ne sont donc pas les règles relatives à la notification internationale qui s’appliqueront dans ce cas.

La clause d’arbitrage

La Cour supérieure déclare qu’elle n’a pas juridiction en raison de la clause d’arbitrage.

La Cour explique que la clause d’arbitrage est valide et reflète l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage de façon impérative. Le langage de la clause est clair à cet effet : « All disputes caused by or in connection with this Agreement shall be submitted for arbitration […] ». La Cour ajoute qu’elle n’a pas de pouvoir discrétionnaire en cette matière : si la clause est valide, le renvoi à l’arbitrage est obligatoire.

La Cour rejette par ailleurs l’argument du distributeur, selon lequel le fait que la « People’s Court » de Chine puisse annuler la décision pour des motifs prévus par la loi chinoise fait obstacle au renvoi à l’arbitrage.

Voilà donc un rappel pertinent, qui s’applique dans le cadre d’ententes de distribution et plus généralement en matières commerciales : au moment de signer une entente, il vaut la peine de s’arrêter un instant et réfléchir à l’impact d’une clause d’arbitrage. En cas de dispute, cette clause déterminera bien souvent le décideur, le lieu et le droit applicable à votre litige. La Cour supérieure nous rappelle que, sauf exception, les tribunaux donneront effet à l’intention des parties et déclineront compétence en présence d’une telle clause.

* Ce billet a été rédigé par Michel Bélanger-Roy, étudiant, que nous remercions chaleureusement.

Que peut-on déduire des statistiques de brevets?

Je me préparais récemment à répondre à des questions d’un journaliste, et j’ai été surpris de constater à quel point l’outil Internet de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) offrait la possibilité d’obtenir de l’information détaillée quant aux demandes de brevet qui se déposent partout dans le monde.

Je vous invite à aller y jeter un œil.

Voici un premier lien où nous pouvons trouver de l’information détaillée, et générer des graphiques de notre choix, quant au nombre de brevets ou demandes de brevet déposées : https://www3.wipo.int/ipstats/ipsPiechart.

En sélectionnant l’indicateur Demandes de brevet publiées par technologie, le type de rapport Nombre total par office de dépôt, et l’année 2015 (et en ajoutant tous les offices et toutes les technologies) vous pourrez sortir le graphique suivant des demandes publiées par technologie :

brevets par technologie

Sans grande surprise, vous remarquerez que les secteurs qui amènent le plus de brevets sont ceux qui sont les plus actifs du point de vue de l’innovation. Ainsi, en 2015, l’informatique représente le secteur #1 selon les catégories attribuées par l’OMPI, suivi de près par machines, appareils et énergie électrique, et par communication numérique.

Vous pourrez également (en sélectionnant « office » plutôt que « technology » et en désélectionnant les régions et quelques autres éléments) sortir le graphique suivant des demandes publiées par office de dépôt :

par pays

Choc et consternation! Il se dépose davantage de demandes de brevet en Chine qu’aux États-Unis et en Europe (Office européen des brevets) combinés! Le saviez-vous?

Enfin, le lien suivant vous permettra d’accéder, en un clic, à de l’information détaillée pour le pays de votre choix :http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/ .

Amusez-vous bien!

Vraiment pas fort l’examinateur!

Le métier d’agent de brevets consiste en la rédaction de demandes de brevet et surtout, leurs examens avec des examinateurs des bureaux des brevets.  C’est ce qu’on nomme communément la poursuite d’une demande de brevet, « patent prosecution ».

Il va sans dire qu’il y a un volet humain à la poursuite, en ce qu’un examinateur doit être convaincu de la brevetabilité d’une invention.  Qui dit « humain », dit subjectivité.  Par contre, certains critères sont foncièrement objectifs (e.g., nouveauté, formalités), et le débat se fait généralement sur les aspects plus subjectifs, telle l’évidence.

Or, il arrive à l’occasion que des examinateurs soient carrément mauvais, au point tel que des critères objectifs deviennent un vrai champ de bataille.  Là, le doute peut s’installer, et l’examen devient imprévisible.  Comme on négocie avec un humain, une série de facteurs peuvent influencer le résultat (humeur, culture, orgueil, langue, connaissances scientifiques).  Vous seriez surpris du (bas) niveau d’anglais de certains examinateurs américains…

Dans un cas vécu, l’examinateur a dû être éduqué sur le principe de « normale » à une surface.  En géométrie, une normale d’un plan, c’est en gros une relation perpendiculaire, mais appliqué aux trois dimensions.  C’est connu, documenté, établi.  N’empêche que plusieurs ressources ont dû être dépensées dans un dossier parce que l’examinateur ne comprenait pas ce concept, et qu’il était trop orgueilleux pour l’admettre.

Des statistiques sont compilées pour parler de la performance des examinateurs américains au site suivant :

https://examiner.ninja/

Les chiffres y sont révélateurs pour mon examinateur orgueilleux.  En particulier, le tableau montre qu’il alloue 25% moins de cas que ses collègues de département (art unit), si on ne passe pas par la procédure d’appel.  Le tableau montre aussi qu’en appelant des décisions de cet examinateur, il se fait souvent renverser:  4 fois plus de ses dossiers sont accordés après appel que pour ses collègues de département.

Ce site peut donc clairement guider la stratégie d’examen.  Plutôt que de débattre des points qui devraient normalement être acceptées, une visite au comité d’appel pourra aider au dénouement favorable.  Après tout, on travaille avec des humains : qui aime se faire dire par ses superviseurs qu’il a tort?

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