Pourquoi une provisoire?

Après un long hiver, l’hivernation se termine – ainsi que ma charge de cours qui a pris un gros morceau de mes temps libres (…) et de rédaction pour les Actifs Créatifs.

Durant mon cours, nous avons abordé la question d’une demande provisoire américaine.  C’est quand on prend du recul qu’on peut voir la pertinence de certains outils mis à notre disposition.  J’ai donc pu dresser une longue liste d’avantages liés au dépôt d’une provisoire en tant que premier dépôt, alors que la liste de désavantage était plutôt maigre.  Entre autres avantages :

  • La taxe de dépôt (petite entité : 130 $ US) qui n’est qu’une fraction de plusieurs de ses alternatives.
  • L’autodestruction de la demande provisoire après 12 mois : elle ne sera jamais examinée et ne laisse pas de traces si on ne revendique pas sa priorité.
  • Le peu d’exigences sur le format : on peut ainsi se concentrer sur le contenu.
  • Le fait qu’elle ne compte pas dans le terme de 20 ans d’un brevet américain ou canadien qui en revendique la priorité.

Mais, à mon avis, le plus gros avantage est que la demande provisoire laisse la possibilité d’ajouter de la matière avant la fin de la période de 12 mois de la Convention de Paris.  Donc, toute demande revendiquant la priorité de la provisoire peut inclure de la nouvelle matière, pour autant que certaines précautions soient prises (« don’t try this at home » – en discuter avec votre agent).  On imagine le scénario selon lequel une demande provisoire est déposée, et que les inventeurs continuent en privé et confidentialité à peaufiner l’invention.  Au dépôt d’une demande complète, e.g., on peut y ajouter ces améliorations d’invention.

Désavantages? Un peu plus cher peut-être, comme la provisoire est suivie d’un autre dépôt, donc deux dépôts plutôt qu’un seul si on dépose directement un PCT par exemple.  Évidemment, il y a certaines précautions à prendre, mais somme toutes, une provisoire en vaut la peine.

Mise à jour relative au Protocole de Nagoya

Véronique Barry, avocate au bureau de Québec, vous explique dans le billet ci-dessous ce qu’est le Protocole de Nagoya et les enjeux qu’il amène sur les droits de propriété intellectuelle.

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Rédigé par Véronique Barry

Le Protocole de Nagoya est une entente internationale découlant de la Convention sur la diversité biologique. Le protocole vise l’atteinte du troisième objectif principal de cette convention, à savoir la promotion et la protection « [du] partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques », où le sens du terme « utilisation » s’entend des « activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques ».

En effet, le Protocole vise à stimuler la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, ainsi qu’à accroître la contribution de la diversité biologique au développement durable et au bien-être humain[1]. À cet effet, le protocole vient définir un cadre réglementant l’accès aux ressources et aux connaissances génétiques afin que les avantages découlant de cette utilisation soient partagés.

Ainsi, les chercheurs, les entreprises commerciales et autres utilisateurs situés dans des pays signataires sont tenus de se conformer au protocole et aux lois nationales (adoptées par leur pays et par tout autre pays signataire d’où proviennent ces ressources et connaissances).

Les utilisateurs de pays non signataires pourront eux aussi être tenus de respecter le protocole et les lois adoptées conformément à celui si dès lors que les ressources ou les connaissances auront été recueillies dans un pays signataire.

Toutefois, même si deux ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur du protocole, son implantation demeure complexe. Aussi, même si la portée du protocole se veut la plus vaste possible, certaines notions en matière de droits de propriété intellectuelle, de même que la définition donnée à certains de ces termes clés limitent présentement son application.

Définitions de concepts clés

En ce qui a trait aux définitions données à certains termes, mentionnons par exemple, le protocole définit les termes « ressources génétiques » comme incluant tous les types de matériel génétique, à savoir « le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité » ayant une valeur effective ou potentielle.

L’article 3 du protocole indique, quant à lui, que le terme « ressources génétiques » correspond aux ressources se trouvant sous le couvert de la Convention sur la diversité biologique. Or, vu que cette convention n’englobe pas les ressources génétiques humaines, celles-ci sont donc exclues de la portée du protocole[2]. Ainsi, la définition apparemment vaste donnée aux termes « ressources génétiques » ne comprend pas, en date de ce jour, les ressources génétiques humaines.

Néanmoins, les parties au protocole se sont réservées la possibilité d’examiner de nouveau la portée de cette exclusion afin de la redéfinir.

Mentionnons de plus que la question de savoir si le protocole vise les agents pathogènes risque d’être éclaircie prochainement.

En effet, en janvier 2016, les États membres de l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS) demandaient à l’OMS de mener une étude ayant pour but de déterminer en quoi le protocole pouvait avoir un impact sur les agents pathogènes et de limiter les éventuelles implications à l’égard de la santé publique[3].

La tenue de cette étude fait suite au Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages préparé en 2011[4].

Cette démarche s’inscrivait aussi dans la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole reconnaissant expressément l’importance de l’accès aux agents pathogènes humains dans un but de sécurité publique, et aux termes desquelles les parties signataires se sont engagées, à « prend[re] dûment en considération les situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, […] et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, y compris l’accès à des traitements abordables pour ceux qui sont dans le besoin, en particulier dans les pays en développement »[5] dans le cadre de la mise en œuvre et de l’élaboration de toute disposition législative ou réglementaires en matière d’accès et de partage des avantages.

À la demande de l’OMS, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a invité les centres de liaison nationaux à répondre à des questions en lien avec les impacts de l’implantation du protocole quant à l’accès aux virus de la grippe et aux autres agents pathogènes susceptibles d’affecter la santé humaine, et ce, au plus tard le 31 juillet 2016.

En attente des réponses à ces questions, il est légitime d’entrevoir un élargissement de la portée du protocole dans un avenir rapproché.

Droits de propriété intellectuelle

Aussi, bien que le protocole n’interdit pas l’obtention de droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins que ce concept s’inscrit plus difficilement dans son cadre, le protocole ayant pour but de privilégier le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques.

À cet effet, le protocole insiste notamment sur le fait que toute Partie jouit de « droits souverains sur ses ressources naturelles » et que « l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources. » Sur ce point, le protocole souligne que les conditions d’obtention de tel consentement peuvent inclure l’obligation de partage des avantages découlant des droits de propriété intellectuelle[6].

Dans un même ordre d’idées, la convention sur la biodiversité reconnaît que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l’application de la Convention, et insiste donc sur le fait que les Parties contractantes doivent coopérer à cet égard pour assurer que ces droits s’exercent à l’appui et non à rencontre de ses objectifs[7].

Toutefois, l’approche adoptée dans certains autres textes internationaux semble difficilement réconciliable avec celle préconisée aux termes du protocole et de la convention.

Par exemple, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce[8]prévoit qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, et qu’une fois obtenu un tel brevet permettra à leur détenteur « de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale »[9].

L’accord prévoit toutefois des cas où les Membres signataires pourront exclure de la brevetabilité certains éléments, dont  « les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques ».  Toutefois, sous réserve de ces exclusions, il serait donc possible d’obtenir des brevets octroyant des droits exclusifs sur tout élément brevetable, et ce, au détriment du partage juste et équitable des droits et avantages en découlant.

Bien que le protocole indique ne pas avoir pour but « de créer une hiérarchie entre les divers textes internationaux applicables » ou « de modifier les droits et obligations découlant d’un autre accord international existant », ces principes d’interprétation ne sont, aux termes du protocole, valides que dans la mesure où « l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations ne cause pas des dommages ou de menace grave à la biodiversité ».  De plus, le protocole  souligne que l’application de ces autres traités doit être faite de façon à favorisier les objectifs de la convention et du protocole.

En l’espèce vu que les dispositions de l’accord sont difficilement réconciliables avec celles du protocole et de la convention, certains organismes internationaux, dont Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, s’investissent à identifier les modifications qui pourraient être apportés à ces textes afin de les harmoniser.

Il sera intéressant de voir les changements proposés à ces textes, et la façon dont ceux-ci seront introduits et accueillis, du fait que les parties signataires de ces divers instruments internationaux ne sont pas tous les mêmes.

L’auteure souhaite remercier Maude Larochelle-Samson, avocate au bureau de Québec, et Corinne Fournier, étudiante au bureau de Québec, pour leurs contributions respectives.


[1] Protocole, Introduction, voir : https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf

[2] Voir à cet effet la décision X/1 – Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-01-fr.pdf

[3] https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y9JOYiKCGj4J:https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-087-abs-en.doc+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca

[4] Le cadre a pour but : (i) d’améliorer la préparation et la réponse face à la grippe et à renforcir cette protection en perfectionnant la surveillance et le système de réponse de l’OMS; et (ii) de développer un système équitable, transparent, juste et efficace relatif au partage du virus H5N1 et des autres virus grippaux ayant un potentiel de grippe humaine pandémique ainsi qu’(b) à l’accès aux vaccins et au partage des autres avantages; voir http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44853/1/9789242503081_fre.pdf

[5] Protocole, article 8, voir : https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf

[6] Protocole, article 6, voir : https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf

[7] Convention, article 16.

[8] https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf

[9] Accord, Article 27. https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf

Vous recevrez un drone cette année pour le temps des fêtes? Méfiez-vous des exigences de la loi!

Si vous êtes l’un des chanceux qui recevra un drone cette année comme un cadeau du temps des fêtes, prenez le temps de bien connaître vos responsabilités pour mieux voler en toute sécurité.

Si vous utilisez votre drone uniquement à des fins récréatives et que celui-ci pèse 35 kg ou moins, vous n’avez pas besoin d’une permission spéciale de Transport Canada. Par contre, vous devez suivre les consignes de base pour une utilisation sécuritaire et légale.

Voici des conseils de Transport Canada à suivre pour une utilisation plus sécuritaire et légale :

Toujours : Jamais :
  • Utilisez votre drone le jour et lorsqu’il fait beau.
  • Gardez votre drone dans votre champ de vision, sans avoir recours uniquement à une caméra, à un moniteur ou à un téléphone intelligent fixé à l’appareil.
  • Avant le décollage, assurez-vous que votre drone peut être utilisé en toute sécurité. Les piles ou les batteries sont-elles pleinement chargées? Fait-il trop froid?
  • Respectez la vie privée des autres : évitez de survoler des propriétés privées et de prendre des photos ou de faire des vidéos sans permission.
  • N’utilisez pas votre drone dans les nuages ou du brouillard.
  • N’utilisez pas votre drone à moins de 9 km (5 NM) d’un aérodrome (tout aéroport, héliport, hélisurface, hydrobase).
  • N’utilisez pas votre drone à plus de 90 m (300 pieds) d’altitude.
  • N’utilisez pas votre drone à moins de 150 m (500 pieds) de personnes, d’animaux, de bâtiments, de structures ou de véhicules.
  • N’utilisez pas votre drone dans des zones peuplées ou à proximité d’une foule, par exemple, pendant des activités sportives, des spectacles, des festivals ou des feux d’artifice.
  • N’utilisez pas votre drone à proximité de véhicules en mouvement, d’autoroutes, de ponts, de rues achalandées ou de tout autre endroit où vous pourriez mettre les conducteurs en danger ou les distraire.
  • N’utilisez pas votre drone dans un espace aérien réglementé ou contrôlé, par exemple, à proximité ou au-dessus de bases militaires, de prisons ou de feux de forêt.
  • N’utilisez pas votre drone dans une zone où vous pourriez nuire au travail de premiers intervenants.

Une utilisation risquée ou illégale peut engager votre responsabilité civile et/ou pénale. Par exemple, vous vous exposez à de graves conséquences, comme des amendes allant jusqu’à 25 000 $ ou une peine d’emprisonnement, ou les deux, si vous :

  • compromettez la sécurité des aéronefs;
  • utilisez votre appareil à un endroit où il est interdit de le faire; et/ou
  • mettez une personne en danger.

Ces situations ne sont pas purement théoriques, loin de là! En effet, selon un quotidien québécois, un drone léger qui volait dans le ciel du Vieux-Montréal s’est écrasé en plein boulevard Saint-Laurent, mardi après-midi, à quelques mètres des bureaux de La Presse et du palais de justice.

Le drone aurait « tombé du ciel entre deux voitures stationnées », selon le site web du quotidien. Heureusement dans cette histoire, il n’y avait pas de blessés. Mais les risques lorsqu’on ignore les conseils de sécurité et règlements, seront toujours présents.

Ce n’est donc pas étonnant de constater un développement actif de la technologie des drones pour minimiser ces risques. Par exemple, une demande de brevet déposée en 2014 propose d’équiper un drone avec des capteurs pour détecter la présence d’objets et modifier la trajectoire du drone afin d’éviter ces objets.

En bout de ligne : bien que l’utilisation des drones à des fins récréatives peut être très amusante, l’utilisation des drones d’une façon illégale peut mener à des amendes salées. Méfiez-vous des exigences de la loi!

Voler en toute sécurité… c’est intelligent et payant!

Des dépens conséquents en litige de brevet canadien

Pour terminer l’année, mes collègues Brian Daley et Jonathan Chong nous font rapport (ici) d’une adjudication des dépens plus conséquente qu’auparavant, par la Cour fédérale.  En effet, plutôt que de limiter les dépens aux minimums, la Cour fédérale a souligné la complexité des litiges en brevet, et les coûts élevés y afférents.  Tout semble indiquer que c’est une tendance qui se maintiendra…  À suivre en 2017.

 

Parlons hockey, prise 2

Les Actifs Créatifs vous ont potiné les choix potentiels de noms pour la nouvelle franchise de Las Vegas (http://www.actifscreatifs.com/hockey-revelations-du-registre-des-marques/).  Par la suite, les médias à grand tirage et la webosphère nous ont dévoilé le choix, les GOLDEN KNIGHTS de Las Vegas, avec logo et couleurs à l’appui.  Nous avons par la suite appris qu’une équipe de parachutistes de l’armée américaine se nomme les… Golden Knights.  Et nous venons d’apprendre que la demande de marque a été rejetée par le USPTO (i.e., United States Patent and Trademark Office). 

Aie! 

Jean-François Drolet nous en parle :

Jean-François, où en sont les procédures d’obtention de marque, et est-ce que la décision est finale?

JFD : Il est très intéressant d’apprendre que le titulaire du club a déposé en août dernier plusieurs demandes d’enregistrement de marque auprès des autorités américaines, i.e., le USPTO. On remarque en effet différentes déclinaisons de la marque VEGAS GOLDEN KNIGHTS (LAS VEGAS GOLDEN KNIGHTS et logos correspondant), ainsi que d’autres options envisagées par le groupe (notamment, Vegas Desert Knights et Vegas Silver Knights). Tel que l’exige la Loi, le groupe a décrit dans ses demandes d’enregistrement la nature des produits et services devant être associés à ses différentes marques. On retrouve donc des demandes qui couvrent des vêtements et d’autres qui sont associées à des services de divertissement liés aux activités de hockey.  Les marques ont été examinés conformément aux règles et un premier rapport a été émis mercredi (7 décembre) dans chaque cas. L’examinateur en charge de ce dossier a émis dans tous les cas des refus fondés, tout particulièrement, sur les risques de confusion avec la marque antérieure GOLDEN KNIGHTS THE COLLEGE OF SAINT ROSE. Cette marque antérieure couvre des vêtements mais également des services de sports collégiaux (mais non spécifiquement du hockey sur glace). On apprend que cette marque antérieure enregistrée en 2006 est directement associée aux clubs sportifs du Collège Saint Rose situé à Albany dans l’état de New York.

Les décisions du USPTO ne sont pas finales car le groupe de propriétaires dispose d’un délai pour répondre et tenter de convaincre l’examinateur de l’absence de confusion. Il est tout à fait possible que les demandes soient, au final, refusées.

Le groupe de propriétaires ne pourra se rabattre sur sa marque Vegas Silver Knights car celle-ci fait également l’objet d’une objection dans la mesure où un club de soccer de Syracuse porte le même nom !

Quels sont les conséquences de ce refus, notamment sur ce fameux « merchandising »?

JFD : La situation est certainement problématique eu égard à la mauvaise publicité que cela peut générer notamment au fait que le propriétaire de la marque antérieure est une institution d’enseignement. J’ai l’impression que des coups de fil ont été donnés suite à ces rapports négatifs. Il faut cependant comprendre que les véritables problèmes dépendent beaucoup de la réaction du titulaire de la marque antérieure. Le Collège peut décider de se battre et défendre sa marque antérieure à l’encontre de toute tentative de commercialisation entreprise par le groupe propriétaire du club de la LNH. En l’absence de tels efforts de commercialisation, le problème demeure actuellement une question d’enregistrement de marque et d’un débat administratif devant le USPTO.  

Suite à cette affaire, est-ce qu’on recommande d’obtenir une marque avant de commencer la mise en marché et le marketing?

JFD : C’est une grande leçon. Il est certainement préférable d’avoir obtenu les enregistrements de marque avant de se lancer et de débuter la promotion de nos produits ou services. Mais il faut comprendre que cela n’est pas toujours possible compte tenu du délai d’enregistrement qui peut atteindre et dépasser 12 mois. C’est pourquoi on conseille toujours d’effectuer, au minimum, les recherches en disponibilité nécessaires pour valider notre choix le tout en fonction des marchés visés. 

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