Le Programme P3

Au retour des vacances, quoi de mieux qu’une petite discussion technique sur le projet pilote lancé par le USPTO au cours de l’été, le « Post-Prosecution Pilot », communément connu sous le nom de Programme P3?

Voici donc le contexte. Après quelques échanges avec le USPTO durant l’examen d’une demande de brevet, il est possible d’en appeler de la décision d’un examinateur en entamant une procédure d’appel. La procédure d’appel peut prendre différentes formes, mais à la base un comité est formé afin que des examinateurs séniors puissent adjuger le différend entre le demandeur et l’examinateur. Par contre, les procédures préliminaires d’appel se font officiellement par écrit.

Le Programme P3 a été mis en place pour permettre une présentation orale de la part du demandeur pour expliquer ses arguments. Cette alternative est intéressante parce qu’elle permet d’avoir des interactions verbales et donc d’entendre ou de voir les réactions du comité. Et contrairement à la première étape d’une procédure d’appel, il n’y a pas de taxe gouvernementale à payer.   Une autre caractéristique fort intéressante est l’option d’ajouter une proposition d’amendement aux revendications comme point pouvant être discuté pour sonder l’intérêt du comité.  Bref, le programme P3 est une alternative fort intéressante à la procédure d’appel, permettant notamment de juger si ça vaut la peine d’en appeler par la suite de la décision de l’examinateur.  Pourquoi s’en passer?

Les critères d’admissibilité sont assez bien documentés, notamment à cet endroit.

Il faut que les arguments tiennent en cinq pages maximum et que la réponse avec requête pour le Programme P3 soit déposée au plus tard deux mois après la réception d’une lettre officielle dite « finale ».

Voyant cette nouvelle possibilité s’offrir à nous, mon collègue Sasha Mandy et moi avons été parmi les premiers à en faire l’essai, selon les dires du chef du comité nous ayant entendus. Nous avons préparé une présentation pour bien distinguer l’art antérieur de la matière revendiquée mais malheureusement, le WebEx proposé par le USPTO n’a pas fonctionné. Nous avions prévu le coup et avions envoyé au préalable au chef du comité une présentation PowerPoint afin qu’ils puissent voir notre présentation visuelle lors de nos explications. Le débat doit avoir une durée maximale de 20 minutes, mais le chef du comité a été assez généreux et nous a laissé poursuivre la discussion. L’examinatrice qui avait rejeté le dossier était présente et nous a fait part de ses observations et de son point de vue.

Donc, peu importe le résultat, l’expérience s’est révélée enrichissante parce que nous avons pu constater la réaction de l’examinateur lors de la présentation de nos arguments. Nous savons déjà ce que nous pourrions faire pour améliorer notre proposition. Il s’agit donc d’un programme fort intéressant, qui, nous l’espérons, n’en restera pas au stade de projet pilote.   Mais les ressources administratives requises du USPTO pour offrir ce programme sont importantes…

La propriété intellectuelle des Jeux olympiques

Un grand merci à Marie-Laurence Lefebvre, stagiaire de notre bureau de Québec, pour cet excellent article!

Au terme des Jeux olympiques de Rio 2016, le Canada aura remporté 22 médailles, égalant ainsi son record établi aux Jeux olympiques d’Atlanta non boycottés de 1996. Cet événement universel et rassembleur se veut non seulement un événement sportif, mais également un important phénomène culturel, économique, de divertissement et de marketing. En effet, pendant que le monde entier aura été témoin d’exploits de tous genres par les athlètes, le Comité International Olympique, lui, avait les yeux rivés sur la potentielle utilisation illégale de sa propriété intellectuelle. Bref regard sur les propriétés olympiques…

Le symbole olympique [1] est certainement une des marques de commerce les plus connues et les plus lucratives sur la scène internationale. Celui-ci est bien plus qu’un simple logo; il est l’incarnation même des valeurs sportives et de la fraternité entourant les Jeux olympiques (ci-après « JO »). C’est pourquoi il bénéficie d’une protection spéciale depuis 1981. En effet, le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique a été adopté afin d’obliger les États signataires [2] à refuser ou à invalider l’enregistrement comme marque et à interdire l’utilisation à des fins commerciales de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, sauf avec l’autorisation du Comité International Olympique (ci-après « CIO »).

Il est impératif pour le CIO de protéger sa propriété intellectuelle afin, d’une part, d’empêcher les utilisations inappropriées de celle-ci qui pourraient venir la dénaturer, et, d’autre part, de préserver ses sources de financement. En ce sens, le CIO possède un droit d’usage exclusif sur l’ensemble des propriétés olympiques, ce droit pouvant toutefois faire l’objet de licences ou d’autorisations d’utilisation exclusive à des fins commerciales ou publicitaires [3] qui sont restreintes à un territoire et valides pour une période donnée. À cet effet, il est intéressant de noter que le CIO ne peut enregistrer ses marques de commerce permanentes [4] et temporaires [5] auprès de certains États que depuis 1993. En effet, la législation qui était en vigueur dans ces États ne permettait qu’aux compagnies d’enregistrer des marques, excluant ainsi les organismes à but non-lucratif tel que le CIO.

Le CIO étant un organisme financé par des entreprises privées, il mise beaucoup sur l’exploitation commerciale de ses propriétés afin de financer les JO. Il est facile de comprendre que les JO présentent un intérêt économique important pour les entreprises qui pourraient ainsi bénéficier d’un public international et donc, de consommateurs internationaux. Le CIO protège ainsi farouchement ses propriétés olympiques mais aussi son financement [6].

Voici un bref aperçu des éléments faisant partie de la propriété olympique [7] :

Capture

Par ailleurs, le CIO oblige les pays hôtes d’une édition à adopter une loi nationale spécifique afin de protéger les propriétés olympiques dans leur juridiction. D’ailleurs, aux Jeux olympiques de Montréal [8] en 1973, le Canada était le premier pays à adopter une loi en ce sens.

Le Canada a de nouveau respecté cette règle en adoptant en 2007 la Loi sur les marques olympiques et paralympiques [9] et ce, en prévision des JO de Vancouver de 2010. De façon générale, ces lois spécifiques prévoient la protection des propriétés olympiques contre les usages illégaux et l’interdiction de marketing dit « insidieux » par toute entreprise qui n’est pas un commanditaire olympique officiel. Il s’agit donc de réglementer la publicité, particulièrement à l’extérieur et à l’intérieur des sites olympiques. Les entreprises contrevenantes peuvent se voir condamner au paiement de dommages-intérêts ou notamment voir leurs produits détruits.

Ces restrictions forcent les entreprises n’étant pas partenaires et voulant profiter légalement de la popularité des JO à être créatives. Entre autres, vous avez certainement pu remarquer récemment les fruits sportifs sur la page d’accueil du moteur de recherche Google.

Par ailleurs, les entreprises non commanditaires n’ont pas été les seules à faire l’objet d’une surveillance. En effet, les athlètes sont également assujettis à des restrictions qui sont prévues à la très controversée « Règle 40 » de la Charte Olympique, qui édicte que :

« Sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe qui participe aux Jeux olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploitées à des fins publicitaires pendant les Jeux olympiques. »

Cette période d’interdiction s’étend des 9 jours précédant la cérémonie d’ouverture jusqu’aux 3 jours suivant la cérémonie de fermeture. Ainsi, les athlètes ne peuvent en aucun cas porter des vêtements commandités à l’effigie d’une entreprise non partenaire des JO, ni participer à une publicité d’une entreprise non partenaire des JO ou encore remercier leurs commanditaires non partenaires des JO publiquement, etc., sous peine de disqualification. Ils ne peuvent non plus faire usage de certains mots sur les réseaux sociaux, tels que #Rio2016, #Gold, #Olympien, #Olympiques, #TeamCanada, etc.

Le CIO a toutefois assoupli, en prévision des JO de Rio 2016, l’application de la « Règle 40 » en permettant aux entreprises qui ne sont pas des commanditaires officiels à faire de la publicité générale (c’est-à-dire qui ne mentionne pas les JO) s’ils soumettaient au plus tard le 27 janvier 2016 leur plan de marketing pour approbation au CIO. Leurs publicités devaient également être diffusées au grand public dès le 27 mars 2016, et ce, jusqu’aux JO.

Enfin, ces restrictions ne s’appliquent heureusement pas au grand public. Les citoyens de chaque nation pourront ainsi encourager leurs pays sans devoir se censurer. Après tout, l’important demeure l’esprit de camaraderie entre les nations et le dépassement sportif. Ces mêmes valeurs se refléteront également lors des Jeux Paralympiques de Rio qui auront lieu du 7 au 18 septembre 2016. Go Canada Go!

[1] Par symbole olympique, on réfère aux cinq (5) anneaux entrelacés.

[2] Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 52 États sont signataires à l’heure actuelle de ce Traité. Le Canada n’en fait pas partie.

[3] Le CIO émet diverses licences d’utilisation, que ce soit pour la production de biens ou de services, tels que la radiodiffusion.

[4] On entend par permanentes, les marques de commerce qui sont présentes à chaque édition des JO, comme par exemple le symbole olympique et les expressions telles que : « Jeux olympiques », « Olympique », « Olympiade », « Jeux paralympiques », etc.

[5] On entend par temporaires, les marques de commerce qui sont spécifiques à une édition des JO, comme par exemple « Vancouver 2010 », « Rio 2016 », « Tokyo 2020 », etc.

[6] Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 45% du financement des JO provient du parrainage par des entreprises, 47% de la vente de droits de radiodiffusion, 5% de l’émission de billets et 3% de la concession de licences.

[7] Charte Olympique, art. 7

[8] Loi sur les Jeux olympiques de 1976, S.C. 1973-74, ch. 31

[9] L.C. 2007, c. 25; Une partie de cette loi a été abrogée par règlement après la fin des JO de Vancouver 2010.

Vers un « Stairway to Hell »?

Merci encore à Stéphanie Yared, stagiaire de notre bureau à Montréal, qui a écrit cet article.

On croyait la saga terminée, (hélas?) non. Le verdict est tombé le 23 juin dernier : Stairway to Heaven, rien de moins que « la ballade des ballades », à laquelle Pierre T. Nguyen et Claude Brunet faisait référence dans un excellent article publié le 21 avril dernier, n’a pas été plagiée par le chanteur Jimmy Page et le guitariste Robert Plant de Led Zeppelin.

Ce « point final », ce répit, aura été de bien courte durée. Comme le dicton le dit, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. En effet, la réponse ne s’est pas fait attendre : le 23 juillet 2016, Michael Skidmore, qui gère la succession du regretté Randy Wolfe, mieux connu sous le nom de Randy California du groupe Spirit, a porté en appel cette décision du 9ème circuit de la cour californienne. Je vous propose donc de revenir sommairement sur cette décision du 23 juin dernier où les huit membres du jury ont conclu à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu plagiat.

D’emblée, on peut difficilement nier l’air de ressemblance que nous inspirent les premières notes de Stairway to Heaven  avec celles de la chanson Taurus du groupe Spirit. Toutefois, il faut garder en tête un élément crucial sur lequel se fonde le verdict de non-plagiat : une motion in limine a exclu de la preuve admissible au procès les versions originales de l’album de ces chansons, étant donné que le droit d’auteur était rattaché uniquement sur les partitions musicales, et non sur les enregistrements sonores afférents. Résultat : les membres du jury, appelés à décider s’il y avait plagiat ou non, ont entendu au procès une version remaniée de ces chansons, jouées sur guitare acoustique, qui reproduit simplement les notes de musique.

Soulignons que ce jugement s’inscrit dans une série de décisions importantes rendues par le 9ème circuit de la cour californienne. Ainsi, plusieurs commentateurs soulignaient les résultats diamétralement opposés entre les jugements récents de Led Zeppelin d’une part, et de Marvin Gaye d’autre part. Rappelons que dans ce dernier cas, le jury a déterminé que la chanson à succès de 2013 de Robin Thicke, Pharrell Williams et T.I., intitulée « Blurred Lines », constituait bel et bien du plagiat de la chanson de 1977 de Marvin Gaye, « Got To Give It Up ». 7.4 millions de dollars en dommages avaient initialement été accordés à la famille Gaye, pour être finalement réduits à 5.3 millions de dollars. En décembre 2015, ce jugement a également été porté en appel.

Comment peut-on expliquer la décision du jury selon laquelle il n’y a pas de plagiat?

Pour avoir gain de cause, les demandeurs devaient prouver par prépondérance de preuve deux éléments :

  1. Ils détiennent un copyright valide sur la chanson Taurus;
  2. Led Zeppelin a plagié des éléments protégés par copyright.

Le premier de ces deux éléments ne posait pas de problème étant donné qu’il est bien établi que Randy Wolfe a composé la chanson Taurus à l’automne 1966 et que le groupe a performé cette chanson en concert en 1967. Leur copyright fut enregistré en 1968 et renouvelé en 1996.

Quant au 2ème élément, quelques commentaires s’imposent :

  • Pour obtenir un copyright, il faut satisfaire au critère d’originalité.
  • Si l’originalité n’est pas démontrée, alors une personne ne peut prétendre détenir un droit d’auteur sur son œuvre artistique. Donc : pas d’originalité = pas de copyright = pas de plagiat. Sur ce point, je vous réfère à l’article de mes collègues qui évoquent le fait que la variation d’arpèges de Stairway to Heaven se retrouvait déjà dans des chansons datant de plus de 300 ans, donc bien avant Randy Wolfe. Somme toute, « rien » d’original.
  • Le plagiat se prouve la plupart du temps par preuve circonstancielle, étant donné qu’une admission est plutôt rare. Ce faisant, les demandeurs devaient prouver :

(i)  que Led Zeppelin avait eu accès à leur version;

Il s’agit d’établir par prépondérance de preuve que Led Zeppelin a eu une opportunité raisonnable d’entendre la composition musicale de Taurus.

(ii) que les deux versions artistiques, soit Stairway to Heaven et Taurus, sont essentiellement similaires (« substantially similar »).

C’est sur ce dernier point que le test intrinsèque échoue : le jury détermine qu’aux yeux d’un observateur profane, les deux versions ne sont pas essentiellement similaires.

Mieux vaut tard que jamais?

Cette similitude entre ces deux chansons avait déjà été remarquée des années auparavant. N’est-il pas trop tard pour poursuivre? La Cour Suprême des États-Unis répond par la négative dans Petrella v. MGM (2014) où elle énonce qu’on ne peut invoquer la doctrine en equity du délai préjudiciable (« laches ») pour faire obstacle à une réclamation pour violation des droits d’auteur, si cette dernière est déposée dans les trois années qui se sont écoulées depuis la dernière violation. Ainsi, étant donné cette décision du plus haut tribunal américain, la succession de Randy Wolfe alléguait qu’elle avait un devoir fiduciaire de poursuivre Led Zeppelin.

Bref, l’histoire se poursuit. Une audience a eu lieu le 8 août 2016, ce sera donc à suivre!

Méthodes diagnostiques : ce qu’il faut retenir de l’affaire Theranos

Merci à Fortunat Nadima Nadima, étudiant à notre bureau de Montréal, d’avoir écrit ce billet sur l’importance de la protection par brevets dans le domaine du diagnostic médical.

Le 1er juin dernier, de nombreux médias ont souligné un fait marquant dans le classement des milliardaires Forbes 2016 : la disparition du nom d’Élizabeth Holmes, fondatrice et PDG de Theranos, une startup américaine spécialisée en tests diagnostiques sanguins. Le magazine Forbes a revu ses calculs et estime désormais la fortune de Holmes, non pas à 4,5 milliards de dollars comme l’année dernière, mais bien à zéro dollar.

Theranos avait la grande ambition de bouleverser l’industrie des méthodes diagnostiques en offrant des tests sanguins abordables, rapides, sans douleur et ne nécessitant que quelques gouttes de sang, le tout grâce à la technologie hautement secrète de ses appareils Edison™. Or, les événements des derniers mois ont fortement bouleversé les plans de Theranos, dont la valeur estimée est passée de 9 milliards de dollars à 800 millions de dollars.

L’automne dernier, une enquête du Wall Street Journal a soulevé de sérieux doutes quant à la fiabilité des tests de Theranos. Depuis, la compagnie fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités américaines en réglementation des valeurs mobilières et des laboratoires de tests sanguins. En mai 2016, Theranos a annoncé avoir dû corriger plusieurs résultats de tests sanguins effectués à l’aide de ses appareils Edison™ en 2013 et 2014. Il s’agit là de dizaines de milliers de résultats à cause desquels des patients ont été exposés à des traitements inutiles, tandis que d’autres ont été privés de traitements nécessaires. Pas moins de trois recours collectifs fondés sur des allégations de fraude contre les consommateurs, de rupture de contrat, de publicité mensongère, d’enrichissement injustifié et de compétition déloyale ont été intentés contre Theranos depuis cette annonce. Enfin, le mois dernier, Theranos a perdu son partenariat avec la chaine de pharmacie Walgreens qui avait investi 50 millions de dollars dans la startup, sans consulter la moindre donnée clinique, et qui hébergeait quarante Theranos Wellness Centers en Arizona et en Californie.

Hollywood planifie déjà un film qui racontera la montée et la chute d’Elizabeth Holmes : la jeune entrepreneure (interprétée par Jennifer Lawrence) qui, à 19 ans, abandonna ses études de chimie à l’université Stanford pour lancer une entreprise dont le succès a fait d’elle, temporairement, la plus jeune milliardaire non héritière au monde.

Cependant, ce qu’il faut retenir de l’affaire Theranos, c’est surtout l’importance des brevets et de la divulgation des données dans le domaine diagnostique. Dans un excellent billet précédent sur ce blogue, ma collègue Marie-Hélène Rochon discutait de l’impact des arrêts Mayo c. Prometheus et AMP c. Myriad de la Cour Suprême des États-Unis qui ont restreint l’éligibilité des méthodes diagnostiques à la protection par brevet. Cette jurisprudence a été appliquée de façon très stricte par le United States Patent and Trademark Office de telle façon qu’il est maintenant beaucoup plus difficile de breveter des méthodes diagnostiques. De manière parallèle, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également révisé sa pratique concernant les méthodes de diagnostic médical en limitant l’éligibilité à la protection par brevet de ces dernières.

Or, en limitant la protection par brevet pour les méthodes diagnostiques, les compagnies œuvrant dans le domaine diagnostique perdent un incitatif important à divulguer leurs données. En effet, le système de brevet favorise cette divulgation en accordant, en échange, une protection temporaire aux innovateurs. Dans le domaine des méthodes diagnostiques, la divulgation est particulièrement importante non seulement pour promouvoir l’innovation, mais aussi pour valider des méthodes et outils dont les résultats influencent les décisions médicales.

L’affaire Theranos doit tirer la sonnette d’alarme quant aux conséquences à prévoir quand le secret industriel devient la principale méthode de protection pour les méthodes diagnostiques. Certes, Theranos a soumis plusieurs demandes des brevets au cours des dernières années, mais la compagnie s’est assurée qu’aucune information publique ne permette ni aux experts indépendants ni aux investisseurs de vérifier si et comment sa technologie Edison™ fonctionne. C’était sa manière de protéger sa propriété intellectuelle.

Heureusement, dans le feu de la controverse, les dirigeants de Theranos savent qu’ils ne peuvent plus continuer à exiger une confiance aveugle de la part du public. Le 1er août prochain, au congrès annuel de l’Association américaine de chimie clinique, Elizabeth Holmes présentera pour la première fois les recherches scientifiques expliquant les technologies de Theranos devant des experts. Ce pas tardif dans la bonne direction laissera toutefois un goût amer à certains. Après tout, la divulgation d’information devrait idéalement servir de stimulus à l’innovation, et non pas de méthode de gestion de crise de relations publiques.

Le carré rouge, symbole de la crise étudiante, n’est pas une marque de commerce

Merci à Stephanie Yared, stagiaire de notre bureau à Montréal, qui a écrit cet article.

Le carré rouge demeurera un bien public, telle est la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce. Nous dresserons un portrait sommaire de l’historique de ce symbole avant de nous attarder plus en détail sur la décision de la Commission.

On se souviendra du « Printemps Érable » comme l’une des plus longues et des plus importantes grèves étudiantes au Québec. En effet, en 2012, les étudiants manifestaient quotidiennement dans les rues de Montréal pour protester contre la hausse des frais de scolarité des programmes universitaires, alors proposée par le gouvernement Charest.

Ce mouvement social s’imprègne rapidement de symboles forts, soit le tapage avec des casseroles et le carré rouge fixé par une épingle dorée. Des étudiants aux députés de l’Assemblée nationale, les supporteurs du mouvement se rallient et arborent fièrement le carré rouge.

C’est dans ce contexte qu’en 2013, l’homme d’affaires, M. Raymond Drapeau, dépose une demande d’enregistrement de marque de commerce sur le carré rouge. Son projet? Commercialiser ce symbole pour vendre notamment des t-shirts, affiches, chandails, tasses, porte-documents, bandeaux pour les poignets, cartes postales, parapluies et casquettes.

La réponse ne se fait pas attendre. Dès janvier 2014, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), qui représente plus de 65 000 membres et regroupe plus de 20 associations d’étudiants dans les cégeps à travers le Québec, s’oppose à la demande d’enregistrement de M. Drapeau.

La Commission des oppositions des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (la Commission) a rendu sa décision en décembre 2015, mais avant de publiciser l’affaire, la FECQ voulait attendre que les délais d’appel soient expirés. C’est maintenant chose faite, alors analysons un peu cette décision.

À l’appui de sa demande, M. Drapeau, le requérant, alléguait notamment que le carré rouge avait toutes les caractéristiques d’une marque de commerce au sens de la Loi, c’est-à-dire qu’elle pouvait servir à identifier M. Drapeau comme la source des produits vendus avec un carré rouge, étant donné que la FECQ ne détenait pas de marque de commerce déposée sur ce symbole.

À l’opposé, la FECQ soulevait plusieurs motifs d’opposition dont l’absence de caractère distinctif du carré rouge en tant que marque, ce à quoi la Commission a fait droit en se fondant sur l’article 38(2)d) de la Loi sur les marques de commerce.

En effet, la Commission énonce que le carré rouge, largement utilisé dans les manifestations étudiantes qui ont été fort médiatisées, fait partie du domaine public, et à ce titre, la marque déposée ne pourrait pas indiquer valablement la source des produits vendus par M. Drapeau.

Pierre angulaire de la décision, le caractère distinctif est une qualité fondamentale et essentielle d’une marque de commerce. Nous vous référons donc à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce afin de comprendre ce en quoi consiste un élément « distinctif » :

« Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. » 

Soulignons que dans sa demande, M. Drapeau avait fait valoir que d’autres symboles politiques sont des marques de commerce déposées au Canada, tels que le marteau et la faucille, le « Peace and Love » et le poing gauche fermé pour ne nommer que ces derniers. La Commission rétorque qu’il faut analyser les choses au cas par cas.

Elle précise que pour apprécier le caractère distinctif de la marque, ce dernier doit s’analyser à la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 17 janvier 2014. Elle poursuit en énonçant que le consommateur, à cette date, aurait associé la marque déposée au mouvement de contestation des étudiants, et non aux produits vendus par M. Drapeau.

La présidente de la FECQ, Rose Crevier-Dagenais, se dit heureuse de la tournure des événements, soulignant que le carré rouge est un symbole public maintenant synonyme de lutte sociale et d’opposition à la hausse des tarifs publics. Rappelons que le carré rouge fut utilisé au Québec en 2004, en 2005, en 2012 et en 2015, et même récemment en France dans les manifestations contre la loi du travail.

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