Parlons hockey, prise 2

Les Actifs Créatifs vous ont potiné les choix potentiels de noms pour la nouvelle franchise de Las Vegas (http://www.actifscreatifs.com/hockey-revelations-du-registre-des-marques/).  Par la suite, les médias à grand tirage et la webosphère nous ont dévoilé le choix, les GOLDEN KNIGHTS de Las Vegas, avec logo et couleurs à l’appui.  Nous avons par la suite appris qu’une équipe de parachutistes de l’armée américaine se nomme les… Golden Knights.  Et nous venons d’apprendre que la demande de marque a été rejetée par le USPTO (i.e., United States Patent and Trademark Office). 

Aie! 

Jean-François Drolet nous en parle :

Jean-François, où en sont les procédures d’obtention de marque, et est-ce que la décision est finale?

JFD : Il est très intéressant d’apprendre que le titulaire du club a déposé en août dernier plusieurs demandes d’enregistrement de marque auprès des autorités américaines, i.e., le USPTO. On remarque en effet différentes déclinaisons de la marque VEGAS GOLDEN KNIGHTS (LAS VEGAS GOLDEN KNIGHTS et logos correspondant), ainsi que d’autres options envisagées par le groupe (notamment, Vegas Desert Knights et Vegas Silver Knights). Tel que l’exige la Loi, le groupe a décrit dans ses demandes d’enregistrement la nature des produits et services devant être associés à ses différentes marques. On retrouve donc des demandes qui couvrent des vêtements et d’autres qui sont associées à des services de divertissement liés aux activités de hockey.  Les marques ont été examinés conformément aux règles et un premier rapport a été émis mercredi (7 décembre) dans chaque cas. L’examinateur en charge de ce dossier a émis dans tous les cas des refus fondés, tout particulièrement, sur les risques de confusion avec la marque antérieure GOLDEN KNIGHTS THE COLLEGE OF SAINT ROSE. Cette marque antérieure couvre des vêtements mais également des services de sports collégiaux (mais non spécifiquement du hockey sur glace). On apprend que cette marque antérieure enregistrée en 2006 est directement associée aux clubs sportifs du Collège Saint Rose situé à Albany dans l’état de New York.

Les décisions du USPTO ne sont pas finales car le groupe de propriétaires dispose d’un délai pour répondre et tenter de convaincre l’examinateur de l’absence de confusion. Il est tout à fait possible que les demandes soient, au final, refusées.

Le groupe de propriétaires ne pourra se rabattre sur sa marque Vegas Silver Knights car celle-ci fait également l’objet d’une objection dans la mesure où un club de soccer de Syracuse porte le même nom !

Quels sont les conséquences de ce refus, notamment sur ce fameux « merchandising »?

JFD : La situation est certainement problématique eu égard à la mauvaise publicité que cela peut générer notamment au fait que le propriétaire de la marque antérieure est une institution d’enseignement. J’ai l’impression que des coups de fil ont été donnés suite à ces rapports négatifs. Il faut cependant comprendre que les véritables problèmes dépendent beaucoup de la réaction du titulaire de la marque antérieure. Le Collège peut décider de se battre et défendre sa marque antérieure à l’encontre de toute tentative de commercialisation entreprise par le groupe propriétaire du club de la LNH. En l’absence de tels efforts de commercialisation, le problème demeure actuellement une question d’enregistrement de marque et d’un débat administratif devant le USPTO.  

Suite à cette affaire, est-ce qu’on recommande d’obtenir une marque avant de commencer la mise en marché et le marketing?

JFD : C’est une grande leçon. Il est certainement préférable d’avoir obtenu les enregistrements de marque avant de se lancer et de débuter la promotion de nos produits ou services. Mais il faut comprendre que cela n’est pas toujours possible compte tenu du délai d’enregistrement qui peut atteindre et dépasser 12 mois. C’est pourquoi on conseille toujours d’effectuer, au minimum, les recherches en disponibilité nécessaires pour valider notre choix le tout en fonction des marchés visés. 

Le brevet unitaire européen arrive!

Nouvelle majeure dans le monde du brevet : la Grande-Bretagne ratifie l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.  En ratifiant l’entente, la Grande-Bretagne permet la mise en oeuvre prochaine du brevet unitaire européen et de son système judiciaire unifié.  Nous avons détaillé le brevet unitaire par le passé (ICI) mais, en rappel, la grosse différence avec le système actuel est qu’un seul brevet couvrira plusieurs des pays d’Europe, et donc un seul recours en contrefaçon, devant la juridiction unifiée, pourra faire cesser la contrefaçon dans plusieurs pays.  Bien que certains trouvent que c’est optimiste, le brevet unitaire pourrait être disponible d’ici le troisième trimestre de 2017.

Ce qui est étonnant, c’est la ratification de la Grande-Bretagne malgré le Brexit.  Ainsi, on ne sait pas si la Grande-Bretagne pourra faire partie de la juridiction unifiée une fois exclue de l’Union Européenne, et cette incertitude peut laisser planer des doutes sur le choix d’un brevet unitaire en alternative à plusieurs brevets nationaux, si la Grande-Bretagne est un pays nécessaire pour le breveté.

Néanmoins, cette nouvelle donne l’impression que la Grande-Bretagne donne un coup de main à l’Organisation européenne des brevets, pour que ce dossier progresse.  Autrement, il aurait peut-être fallu attendre que Brexit soit conclu pour le brevet unitaire.  

 

Quand les tribunaux prennent la place du Bureau de brevets

Aux États-Unis, il existe un « devoir de divulgation » pendant le processus menant à l’obtention d’un brevet. Ce devoir exige du demandeur de brevet qu’il informe le Bureau de brevets américain (le « USPTO ») de toute information pertinente à la nouveauté ou à la non-évidence de son invention. En termes concrets, ce devoir est satisfait lorsque le demandeur, l’inventeur, ou l’agent de brevet soumet à l’USPTO l’art antérieur dont il a connaissance.

Ce devoir n’existe pas au Canada. Autrement dit, le demandeur d’un brevet au Canada n’a pas l’obligation d’informer l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« l’OPIC ») de l’art antérieur dont il est au courant, à moins que l’examinateur ne le demande expressément.

Malgré l’absence d’une telle contrainte légale au Canada, il n’est pas rare que des agents de brevet canadiens recommandent à leurs clients de volontairement soumettre l’art antérieur. La logique sous-jacente à cette pratique est la suivante : si l’examinateur canadien est avisé de tout l’art antérieur qui pourrait nuire à la validité du brevet et qu’il décide tout de même de l’émettre, alors le brevet serait plus étoffé. Autrement dit, ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Un jugement récent de la Cour fédérale remet toutefois en question cette prémisse.

Dans ce jugement, l’honorable juge Locke, ancien agent de brevet lui-même, se questionne quant au niveau de déférence étant dû par les tribunaux à l’égard des examinateurs de l’OPIC. Le parcours du brevet en litige dans cette affaire était tout à fait remarquable : après avoir fait face aux protêts d’une tierce partie tentant de faire invalider la demande à plus de douze reprises, le demandeur obtint finalement son brevet 17 ans après sa demande initiale. Il va sans dire que les interventions du tiers ainsi que les échanges ayant subséquemment eu lieu entre le demandeur et l’examinateur ne sont pas étrangers à ce délai hors du commun. La vie d’un brevet étant d’une durée de vingt ans, il ne restait, après ces 17 longues années, qu’un maigre trois ans à l’inventeur pour profiter de son exclusivité. En dépit de ce délai impressionnant, il était sommes toutes raisonnable de croire qu’étant donné le nombre élevé d’oppositions auxquels le brevet avait survécu, ce dernier avait fait ses preuves; il n’avait pas été tué et était donc plus fort!

Toutefois, aussitôt le brevet émis par l’OPIC, cette même tierce partie contesta sa validité devant la Cour fédérale, se basant sur les mêmes arguments et sur le même art antérieur que ceux sur lesquels il avait basé ses protêts auprès de l’OPIC. Le propriétaire du brevet plaida que l’examinateur avait déjà statué sur les moyens présentés par le tiers et qu’il ne les avait pas trouvés convaincants. Par conséquent, le breveté prétendait que le tribunal se devait de respecter la décision de l’OPIC et rejeter la contestation de son brevet.

Dans son jugement, le juge Locke explique que l’action en invalidité devant la Cour fédérale n’est pas, en dépit de ce qu’avançait le breveté, une révision judiciaire de la décision de l’examinateur. L’action est distincte du processus d’obtention du brevet et comprend de ce fait sa propre norme de preuve. Le devoir du juge siégeant lors de ces actions est de juger les allégations d’invalidité selon la preuve qui lui est soumise, et ce, selon la balance des probabilités. Par conséquent, le tribunal conclut qu’il ne doit aucune déférence à l’OPIC, déclarant ainsi le brevet invalide.

Quelles leçons peut-on (et même doit-on) tirer de ce jugement? D’abord, ne cessez pas de volontairement fournir l’art antérieur à l’OPIC dans vos demandes de brevet : le conseil présentement donné par plusieurs agents de brevet n’est pas moins valide. En effet, il demeure toujours d’une grande utilité de soumettre cet art à l’OPIC, ne serait-ce que pour tester davantage la validité du brevet lors de son processus d’obtention. Toutefois, cette décision confirme que ce n’est pas parce que votre brevet a passé à travers le feu une première fois, qu’il ne sera jamais resoumis aux mêmes tribulations. En d’autres termes, ce qui ne tue pas le brevet le rend plus fort, mais ne le rend pas nécessairement invincible.

Changements à venir – Le contrôle des prix des médicaments brevetés au Canada

MHR : Il arrive que le prix de médicaments augmente de façon significative ailleurs dans le monde alors que nous ne témoignons pas d’une hausse correspondante sur le marché canadien.  J’ai demandé à mon collègue Samuel Gosselin-Simard de nous expliquer le rôle de la réglementation canadienne du prix des médicaments et plus particulièrement du prix des médicaments brevetés.

SGS : L’actualité récente regorge d’exemples de protestation de la part du public et du monde politique quant aux prix des médicaments. L’indignation manifestée par ces acteurs prend principalement sa source dans la flambée soudaine et souvent sans fondement apparent des médicaments brevetés déjà disponibles sur les tablettes des pharmacies. Les exemples portés à notre attention par les médias surviennent généralement chez nos voisins du sud, mais cet enjeu est également bien présent au Canada.

Il convient d’abord de rappeler ce qu’est un médicament breveté. Un médicament breveté est essentiellement une invention dans le domaine médical qui fait l’objet d’un brevet, ce qui comprend les brevets relatifs aux ingrédients actifs, aux procédés de fabrication, aux systèmes d’administration ou de dosage formant partie intégrante de l’administration du médicament, aux indications/utilisations et aux formulations. L’obtention d’un brevet confère plusieurs avantages et protections à son titulaire, notamment le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser et de vendre ce qui fait l’objet du brevet, soit le médicament. L’obtention d’un brevet nécessite plus souvent qu’autrement l’investissement d’importantes sommes en R&D, et ce, sans aucune garantie de résultat. Pour cette raison, les entreprises qui se lancent dans cette aventure risquée désirent habituellement obtenir un rendement substantiel sur leur investissement.

Il est reconnu que l’octroi de brevets médicaux a pour effet de stimuler l’innovation et qu’il s’agit d’un élément essentiel à la création de nouveaux médicaments nécessaires afin de combattre les maladies qui nous affectent. Par ailleurs, l’exclusivité donnée au titulaire d’un médicament breveté implique bien souvent la création d’un monopole et par le fait même la liberté pour le bénéficiaire de l’exclusivité de fixer à sa guise le prix du médicament. Ainsi, la recherche de l’équilibre entre la promotion de la R&D et l’accessibilité aux médicaments brevetés est un enjeu majeur de notre société.

Au Canada, il est peu probable que surviennent des augmentations drastiques du prix de médicaments brevetés en raison de l’existence du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le CEPMB). En effet, le CEPMB a notamment pour mandat de s’assurer que les prix des fabricants pour les médicaments brevetés ne soient pas excessifs.

Dans un soucis de pérennité du système pharmaceutique canadien et d’accessibilité aux médicaments sous ordonnance, le CEPMB a entrepris de moderniser ses lignes directrices afin de repenser le mode de détermination des prix excessifs des médicaments brevetés. La première phase du projet s’est terminé le 31 octobre 2016 dernier par la fin de la période des consultations publiques sur le sujet. La prochaine phase consistera en la tenue d’audiences publiques afin de recueillir des commentaires d’experts. Le processus de consultation devrait se terminer à l’été 2017 par la présentation des changements proposés. Il sera intéressant d’observer quelles seront les pistes de solutions que le CEPMB proposera et quel sera l’impact de cette réforme sur la détermination des prix et sur l’intérêt envers l’innovation médicale.

Est-ce que cette réforme nuira à l’émergence de nouveaux médicaments brevetés? Nous ne le croyons pas. En effet, il y a fort à parier que les incitatifs à l’innovation seront au cœur de cette réforme et qu’en conséquence les prochains titulaires de brevets médicaux réussiront tout de même à obtenir un rendement sur investissement très intéressant. Au final, le vieillissement de la population et l’importance que nous accordons à la santé dans notre société sont des arguments fondamentaux qui militent fortement en faveur de l’innovation médicale.

Nouveau terrain pour les indications géographiques

Le 30 octobre, le Premier ministre Trudeau a signé, après plusieurs années de négociations, l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (l’AECG). Le lendemain, le gouvernement introduisait la loi C-30 afin de mettre en œuvre cet accord. Cette loi propose des changements aux régimes gouvernant la propriété intellectuelle, c’est-à-dire, les brevets, les marques de commerce et le droit d’auteur. Le gouvernement nous aurait-il donné des bonbons alors que nous ne nous sommes pas présentés en costume à la Chambre des communes?

Les changements proposés à la Loi sur les marques de commerce auront pour effet d’étendre la protection fournie par les indications géographiques (IGs). Cette nouvelle protection ne serait alors plus limitée aux vins et spiritueux, mais inclurait aussi les produits agricoles et les aliments. Les IGs fournissent à leur titulaire une grande protection puisqu’on ne peut apposer sur un produit une IG si ce produit ne provient pas du territoire indiqué. Actuellement, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada tient une liste des IGs couvrant seulement 14 pays. La loi C-30 ajouterait des aliments diversifiés de 14 pays, dont six ne sont pas actuellement inclus à la liste des IGs. Même si le projet de loi C-30 n’est pas encore en vigueur, les producteurs canadiens doivent prendre note des nouvelles IGs proposées et des catégories auxquelles elles appartiennent.

Il importe de souligner qu’actuellement, les produits agricoles et les aliments peuvent seulement être protégés par des marques de certification. Ces marques sont souvent déposées par une association ou un organisme qui représente les producteurs du produit agricole ou de l’aliment. Ensuite, l’association ou l’organisme donne une licence aux producteurs autorisant l’usage de la marque. Les marques de certification accordent le même niveau de protection que les marques de commerce ordinaires.

L’agrandissement de la protection accordée aux produits agricoles et aux aliments contenu au projet de loi C-30 est important pour les producteurs européens parce que la notion de « terroir » est un concept significatif en Europe. Les producteurs canadiens sortent aussi gagnant de l’AECG au niveau des marques de commerce, puisque l’accord fournit aussi une protection pour des IGs canadiennes, et cela récompensera les producteurs qui ont travaillé au développement des produits du terroir canadien.

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