Votre tatouage enfreint-il le droit d’auteur ?

Pourriez-vous être poursuivis pour avoir demandé à un tatoueur de reproduire sur votre peau l’image de Garfield ou d’un dragon que vous avez trouvé sur Pinterest ? Claudette van Zyl, stagiaire, s’est penchée sur la question. Bonne lecture !

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Is my tattoo infringing copyright?

The intersection between tattoos and copyright law has made its way into the spotlight over the past few years. High profile cases in the United States and Canada include the 2011 claim against Warner Bros. Entertainment Inc. for the unauthorized reproduction of Mike Tyson’s iconic face tattoo on the face of actor Ed Helm in the film The Hangover 2; the 2012 claim by Montréal model Rick Genest (better known as “zombie boy” for the skeletal body art covering him from head to toe) against Twentieth Century Fox Television for featuring a character wearing skeletal body makeup in an episode of the television series American Horror Story; and more recently, the lawsuit filed by Solid Oak Sketches over the unauthorized use of copyrighted tattoos in the videogame NBA 2K16.

The recurring fact pattern in these cases seems to involve a famous person’s tattoo being used without the copyright holder’s permission, and in pursuit of a commercial endeavour (whether it be in the film, television, or video-game industry).

Does this mean that copyright issues involving tattoos are only relevant to people living in the limelight, or can copyright also affect how ordinary people get and live with their tattoos?

Copyright 101

Before going further, it is worth mentioning that copyright is among the areas of Canadian law in which there is the greatest discrepancy between what is legally permitted and what is commonly done in practice. This discrepancy can of course be attributed, at least in part, to the proliferation of technology facilitating illegal copying as well as the logistical difficulties of enforcing copyright. It is easier than ever to copy works of art and music found on the Internet; but the ease by which one can copy, and the fact that it has become common to do so, does not in fact make the practice legal.

Copyright is the right of an owner to prevent unauthorized copying or use by others.[1] In Canada, it generally lasts the lifetime of the author of the work, plus fifty years after their death. During this time, the use of copyrighted material without the authorization of the copyright holder constitutes infringement, unless the use falls into one of a few, limited exceptions – such as for educational purposes, satire, or journalistic reporting. Once the copyright period has expired, the work becomes part of the public domain, meaning that anyone can use it.

Can my tattoo infringe copyright?

Canadian copyright law does not make distinctions regarding the medium on which something is illegally copied. In other words, there is no statutory exception for works copied onto one’s skin as a tattoo. Therefore, getting a tattoo of an image protected by copyright without the authorization of the copyright holder may constitute infringement.

If a tattoo does infringe copyright, an important question becomes the following: who infringed the copyright – the customer or the tattoo artist?

Statutory law and jurisprudence clearly places at least some liability for infringement on the tattoo artist. By tattooing the unauthorized copy onto a person’s skin, he or she is in direct contravention of subsection 3(1) of the Canadian Copyright Act, which prohibits any individual from producing or reproducing copyrighted work or any substantial part thereof without the authorization of the copyright holder. The tattoo artist’s knowledge (or ignorance) of the existence of copyright is irrelevant in determining whether infringement occurred.

The liability that the tattoo artist’s client might face is somewhat more fact-dependant. This is because if a court finds that the client “authorized” the illegal copying of a copyrighted image, he or she would likewise be in contravention of subsection 3(1) of the Copyright Act, which also prohibits the authorization of acts constituting copyright infringement. Much therefore depends on the relationship between the client and the tattoo artist, as well as the client’s role in determining what image will be tattooed onto his or her skin.[2] If the client was the person who provided the copyright-protected image and instructed the tattoo artist to ink it onto their skin, chances are higher that they would be considered to have “authorized” the illegal copying. If the client merely provided the tattoo artist with a few general instructions – for example, “please draw me a red bird”, and the tattoo artist in turn proceeded to make an unauthorized copy of someone else’s work, it could be easier to demonstrate that no illegal “authorization” on the part of the client took place.

What happens if my tattoo infringes copyright?

Given the difficulty of enforcing laws against copyright infringement, a private person who gets a copyright-protected image tattooed onto their body without the requisite authorization is unlikely to be met with a legal claim. The likelihood of facing no consequences, however, does not make the practice legal. If a successful claim were to be brought against a tattoo artist or client, a variety of remedies become available for the court to impose.[3]

The most likely remedy that could be imposed against a private individual or small-scale tattoo artist found to violate copyright is compensatory damages, to which punitive damages and costs may be added. The Copyright Act provides two mutually exclusive regimes by which compensatory damages may be calculated.

Under subsection 35(1) of the Copyright Act, copyright infringers are held liable for the damages suffered by the copyright holder due to the infringement as well as for the profits resulting from the infringement. Thus, a tattoo artist who infringed copyright would be liable to the copyright holder for any loss in revenues incurred by the copyright holder as a result of the infringement; as well as for the profit made by the tattoo artist as a result of inking that copyright-infringing tattoo.

Proving damages under section 35 can be onerous, however, as demonstrating damages or profits may require submitting expert evidence and examining or cross-examining witnesses. Therefore, in practice, the parallel regime of statutory damages provided under section 38.1 of the Copyright Act may be favoured. A tattoo artist having inked an image that infringes copyright onto a paying customer would be liable for an amount between $500 and $20,000 under this regime. To set the precise amount, the Court must consider relevant factors such as the good or bad faith of the defendant, the conduct of the parties before and during the proceedings, and the need to deter other infringements of the copyright in question.

[1] 27(1) Copyright Act : It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

[2] See CCH v Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13 at para 38.

[3] See, e.g. Section 34 of the Copyright Act, which provides for “all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right”.

Les gros changements!



Tel qu’annoncé, voici notre sommaire des points saillants des changements proposés aux Règles sur les brevets, dans la foulée de l’annexion canadienne au PLT (discuté ici).  C’est assez important pour interrompre des vacances!

La période de consultation auprès du public est donc entamée pour commenter ces changements.  Et malgré l’opposition anticipée des différents intervenants spécialisés,  il est possible que les changements passent tels quels.  Aussi bien si faire…

Défavorable aux demandeurs:

– La période pour requérir l’examen passe de 5 ans à 3 ans, de la date de dépôt au Canada.

– Il ne sera plus inconditionnellement possible de faire une entrée en phase nationale au Canada après 30 mois de la date initiale d’une demande PCT.  Présentement, un dépôt à 42 mois est permis.

– La formule abandon-rétablissement, bien connue par les demandeurs pour aller chercher une extension de 12 mois dans les délais, sera remplacée par des extensions de retard (de moins de 12 mois), notamment pour les taxes de maintien.  Un abandon devra être justifié, selon des conditions rigoureuses.

– Les délais pour répondre aux lettres officielles sera écourté de 6 à 4 mois.

Favorables aux demandeurs:

– Une demande pourra être déposée au Canada sans avoir à payer la taxe de dépôt, ce qui n’est pas possible en ce moment.   Un outil s’ajoute donc pour les demandeurs indécis sur un dépôt canadien.

– La traduction en anglais ou en français ne sera pas nécessaire au dépôt, comme c’est le cas maintenant.  Un délai de 2 mois sera permis.

Ce n’est qu’un sommaire des changements que nous considérons assez importants.  Pour plus de détails, voir ici. L’ébauche du projet des Règles se trouve ici.

Ces marques qui meurent, victimes de leur succès

Merci beaucoup à Fortunat Nadima, étudiant de notre bureau de Montréal, qui a écrit cet excellent article!

Qu’ont en commun un kleenex, un yo-yo et un thermos ?

Ce sont tous des objets dont l’appellation courante est un nom de marque devenu trop populaire. En droit des marques de commerce, comme dans la vie en général: Trop, c’est comme pas assez !

Tout organisme utilisant une marque pour distinguer ses produits ou services de ceux des autres investit temps et argent pour s’assurer que le public reconnaisse sa marque et, idéalement, l’apprécie. Or, cruelle ironie du sort, le public va parfois plus loin: il peut adopter la marque, puis se la réapproprier au point de ne plus l’associer à une source particulière de produits ou services. Ce niveau de popularité est à double tranchant: c’est le fun quand le public renforce la notoriété de votre marque, mais un peu moins quand les compétiteurs en profitent.

Ce phénomène d’extinction de marques qui perdent leur caractère distinctif avec le temps est souvent décrit par le terme « généricide » (suggérant littéralement la mort d’une marque devenue générique).

Les cas de généricides sont nombreux. Deux récentes affaires américaines, dont l’une est toujours pendante, rappellent l’importance de surveiller les utilisations non autorisées des marques de commerce par le public et les compétiteurs.

Je google, tu googles, nous googlons

Si quelqu’un vous demande de « googler » une information, est-ce que vous en déduisez que vous devrez nécessairement utiliser le moteur de recherche Google ? Non, diraient certains. Qu’importe, car la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit (qui entend notamment à San Francisco les cas provenant des districts de la Californie, de l’Arizona, du Nevada et d’Hawaï) a décidé que, malgré cela, « google » n’est toujours pas devenu un terme générique.

L’affaire Elliott v. Google se lit presque comme une histoire de vengeance. En hiver 2012, Google a soumis une plainte auprès du National Arbitration Forum (NAF) contre Chris Gillespie concernant du « cybersquatting ». Ce dernier avait acquis 763 noms de domaines incluant le mot « google » jumelé à un autre nom (ex. googledonaldtrump.com, googledisney.com, etc.) – des noms de domaines que Google jugeait confusément similaires à la marque GOOGLE. Le 12 mai 2012, le NAF a donné raison à Google et ordonné que lui soient transférés les noms de domaines. Chris Gillespie et David Elliott, ont alors intenté une action en justice afin de faire annuler la marque de commerce GOOGLE. À leur avis, le mot « google » est devenu générique puisque, depuis quelque temps, il réfère principalement à l’acte de chercher une information sur Internet à l’aide d’un moteur de recherche quelconque.

Les juges de divers paliers de tribunaux en Arizona n’en étaient pas convaincus. Ceux de la Cour d’appel non plus. Dans la décision rendue le 17 mai dernier, ils rappellent qu’une marque de commerce ne devient générique que lorsque les consommateurs la comprennent principalement comme décrivant un type de produit ou service particulier, sans égard à sa source. Le mot « google », selon les juges, est toujours principalement compris comme une marque identifiant spécifiquement le moteur de recherche Google. Et ce, même si le public ou certains médias emploient parfois le verbe « googler » de façon générique et indiscriminée. Selon la Cour, cela ne prouve aucunement l’état de conscience des consommateurs. La Cour a aussi invoqué le fait que le mot « google » n’a pas pénétré le langage courant au point où d’autres compétiteurs ressentent le besoin d’appeler leurs moteurs de recherche des « googles » (ex. Bing, Yahoo!).

Plus tard cet été, un autre juge américain aura à interpréter la décision Elliott v. Google, cette fois dans un litige opposant deux organisateurs de festivals de bandes dessinées (mieux connus sous le nom « comic conventions »).

COMIC CON® pour tous !

La plupart des gens seraient d’accord que le mot « google » n’est pas encore synonyme de « moteur de recherche ». Mais peut-on en dire autant pour les termes « comic con » et « comic convention » ? Voilà la question à laquelle devra bientôt répondre le juge Battaglia du district sud de la Californie.

Il existe des dizaines de comic conventions dans le monde, incluant au moins une trentaine dont le nom officiel inclut une variation du terme « comic con »:

  • COMIC-CON (ex. San Diego Comic-Con, Baltimore Comic-Con, Comic-Con Russia);
  • COMIC CON (ex. Edinburgh Comic Con, New York Comic Con, L.A. Comic Con, Saudi Comic Con, Sillicon Valley Comic Con);
  • COMICON (ex. Toronto Comicon, Phoenix Comicon, Pittsburgh Comicon); ou
  • COMICCON (ex. Montreal Comiccon, Ottawa Comiccon).

Créée en 1970, la San Diego Comic Convention (SDCC) organise le San Diego Comic-Con (décrit dans son site web comme le « Comic-Con International: San Diego »), le plus important événement de ce genre dans le monde. La SDCC est propriétaire de la marque COMIC-CON et de plusieurs de ses variations orthographiques, avec ou sans indication géographique. Elle accorde sous licence à d’autres organisateurs le droit d’utiliser ses marques pour des événements similaires dans d’autres villes (incluant, au Canada, pour le Montreal Comiccon, l’Ottawa Comiccon et le Toronto Comicon).

Les organisateurs du Salt Lake Comic Con, lancé en 2013, ont choisi de ne pas se soumettre à cette pratique. Sans surprise, ils sont poursuivis pour contrefaçon de marques de commerce. Ils entendent même défendre leur cause devant le tribunal de l’opinion publique, en discutant ouvertement de l’affaire sur le web.

Le 28 août prochain à San Diego, la Cour du district sud de la Californie entendra une requête en jugement sommaire fondé sur le caractère générique dans l’affaire San Diego Comic Convention v. Dan Farr Productions. Les arguments écrits des parties sont déjà disponibles en ligne.

À titre de rappel, la force d’une marque dépend en partie du terme utilisé pour la décrire, allant des termes génériques (que la loi ne protège pas) aux termes plus originaux (comme Apple pour une entreprise de technologie ou Yahoo! pour un fournisseur de services Internet).

Dan Farr Productions (DFP) entend plaider que SDCC n’aurait jamais dû se voir accorder la marque COMIC-CON sous toutes ses formes, car elle était déjà générique au moment de l’enregistrement. En d’autres mots, le terme « comic con » faisait déjà partie du domaine public en tant que terme décrivant une comic convention. DFP cite en exemple un « comicon » organisé en 1964 à New York. Si le terme « comic con » n’était pas générique dès le début, il le serait du moins devenu au fil des années à cause du manque de surveillance et de l’octroi de multiples licences par SDCC.

SDCC réplique que le terme « comic con » n’a jamais été générique, ni à l’époque, ni à présent. Le fait qu’il ait été utilisé par d’autres ne prouve pas qu’il était générique avant son enregistrement. Ce que DFP tente réellement de faire, selon la théorie de SDCC, c’est d’attaquer une marque simplement parce qu’elle est descriptive. Cela n’est pas un motif d’invalidation.

L’issue de cette bataille judiciaire sera importante pour les nombreux organisateurs de comic conventions, mais aussi pour d’autres compagnies à risque de se retrouver dans une situation similaire. À suivre…

Révolution dans le petit monde des brevets canadiens

Il a déjà été question dans ces pages de l’alignement de la Loi sur les brevets du Canada avec le PLT.  Un petit rappel : le PLT, le « Patent Law Treaty », est un traité mis en place pour uniformiser les règles de dépôt et de gestion de dossiers de propriété intellectuelle. Comme les entreprises déposent de plus en plus à l’étranger, le PLT vise à uniformiser les règles nationales de pays signataires, pour éviter que des dépôts dans divers pays soient de véritables casse-tête.

Or, l’OPIC a pris l’initiative de lancer une période de consultation sur les changements proposés aux Règles sur les brevets du 1er août au 8 septembre sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets, et nous serons en mesure de vous annoncer et commenter ces changements juste après le 1er août !

Comme le dit mon collègue John Pivnicki, qui co-préside le comité de pratique en matière de brevets OPIC-IPIC : « ce sont les plus gros changements à la Loi depuis 1996 ».

À suivre donc, sans faute, pour tous ceux qui oeuvrent dans les brevets…

 

Le Canada dépose le projet de règlement sur les marques de commerce

Voici un article rédigé par Pantea Sharifzadeh, avocate au bureau de Québec.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a finalement déposé la très attendue ébauche du projet de Règlement sur les marques de commerce (Règlement) le 19 juin dernier. À la suite du Plan d’action économique de 2014 apportant des modifications à la Loi sur les marques de commerce, le règlement vise à faciliter l’adhésion du Canada aux traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle (Traité sur le droit des brevets, Protocole de Madrid, Traité de Singapour, Arrangement de Nice et Arrangement de La Haye) afin d’aider les entreprises canadiennes à rester compétitives sur les marchés internationaux.

Afin que le Canada soit cohérent avec l’esprit de ces traités et pour s’aligner sur les lois d’autres juridictions, des modifications sont nécessaires aux procédures et services actuels de l’OPIC, tels que les modifications des règles d’application, d’enregistrement et d’opposition des marques de commerce. La structure tarifaire de l’OPIC se trouve également modifiée.

Les modifications apportées en 2014 à la Loi sur les marques de commerce (qui ne sont pas encore en vigueur) incluent :

  • Le renouvellement d’une marque de commerce enregistrée tous les 10 ans (présentement renouvelable aux 15 ans);
  • La simplification du processus de demande d’enregistrement – les candidats n’auront pas à identifier une date de première utilisation ou à fournir des détails sur l’inscription et l’utilisation à l’étranger. Ainsi, la déclaration d’emploi prescrite à l’article 40(2) de la loi actuelle ne sera plus requise;
  • L’adoption de l’Arrangement de Nice destinée à assurer la classification les produits et services;
  • Une définition étendue d’une marque de commerce afin d’inclure un « signe ou une combinaison de signes » comprenant un mot, un nom personnel, un dessin, une lettre, un chiffre, une couleur, un élément figuratif, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d’emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d’un signe.

La consultation publique sollicitant des commentaires sur les changements proposés se déroulera jusqu’au 21 juillet 2017. L’OPIC considérera tous les commentaires envoyés par courrier électronique à ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca et le Règlement devrait suivre le processus habituel de publication dans la Gazette du Canada à la fin de l’année. Toutefois, l’entrée en vigueur du Règlement n’est prévue que pour le début de l’année 2019.

Mentionnons quelques éléments importants du projet de Règlement :

  1. Permettre à un tiers de porter à l’attention de l’OPIC, en soumettant des « lettres de protestation » pendant une poursuite, des preuves importantes relativement à l’enregistrement d’une marque de commerce;
  2. Assurer une flexibilité pour modifier une demande avant l’enregistrement. Une modification de la description ou de la représentation pour tous les types de marques de commerce peut être faite avant la publication si la marque de commerce reste sensiblement identique;
  3. Possibilité de demander l’inscription d’un transfert en fournissant uniquement le nom et l’adresse du cessionnaire;
  4. Augmenter le délai de renouvellement (six mois après la date d’expiration de l’enregistrement ou deux mois après la date d’un avis de renouvellement envoyé par le registraire);
  5. Possibilité de soumettre une preuve électronique dans les procédures d’oppositions et d’objections;
  6. Diviser la responsabilité de déposer les documents entre les parties en cas de contre-interrogatoire, de sorte que la partie qui procède au contre-interrogatoire dépose la transcription et la partie contre-interrogée déposera la réponse;
  7. Adopter de nouveaux frais pour le dépôt, l’enregistrement et le renouvellement des marques de commerce. (Voir le tableau comparatif ci-dessous).

Tableau comparatif des coûts (Règlement actuel et proposé)

Règlement actuel Règlement proposé
Frais de dépôt et d’enregistrement
  • Frais de dépôt de 250 $ en ligne et 300 $ par la poste
  • Frais d’enregistrement de 200 $ (en ligne) et 250 $ (par la poste)

* Pas de frais additionnels pour les classes supplémentaires

  • Frais de dépôt de 330 $ (en ligne) et 430 $ (par la poste), en incluant une classe

* 100 $ de frais pour chaque classe supplémentaire

Frais de renouvellement
  • 350 $ (en ligne)
  • 400 $ (par la poste)

* Pas de frais additionnels pour les classes supplémentaires

  • 400 $ (en ligne), 500 $ (par la poste), incluant une classe

* 125 $ pour chaque classe supplémentaire

Le projet de Règlement vise à renforcer les efforts déployés par le Canada pour mettre à jour la Loi sur les marques de commerce et à faire respecter ses obligations en vertu des traités internationaux de propriété intellectuelle dans le droit canadien.

L’auteure souhaite remercier Patrick Dupont pour son assistance dans ce billet.

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