« Oh non, cette demande de brevet m’embête énormément… Comment peuvent-ils demander un tel brevet alors que cette technologie existait déjà ? »

Avant le 16 septembre 2012, le vieux truc pour soumettre au bureau des brevets des documents que vous considériez pertinents à la brevetabilité d’une invention consistait à transmettre les documents à l’agent de brevet au dossier de la demande de brevet en question. Cet agent de brevet était alors pris par ses obligations légales et déontologiques et devait absolument le soumettre au bureau des brevets s’il le considérait pertinent.

Néanmoins, cette avenue était rarement recommandée par les spécialistes. Le problème? Cet agent de brevet américain, souvent un fin avocat, pouvait utiliser l’occasion ainsi donnée pour « préparer son dossier ». Il pouvait par exemple 1) élaborer des arguments à l’effet que ce document n’était pas pertinent et ne pas le présenter, ou 2) travailler sa présentation de façon à mettre toutes les chances de son côté que l’examinateur ne prenne pas le temps de le regarder en détail.

Le pire scénario était le scénario 2, car si effectivement l’examinateur finissait par négliger cette référence, cette référence était dorénavant au dossier, de façon indélébile, et il était alors énormément plus difficile, voir impossible, de l’utiliser pour invalider le brevet une fois celui-ci accordé. L’avocat de l’autre partie peut dès lors plaider au juge, le cas échéant : « Monsieur le Juge, voulez-vous réellement laisser ces gens vous faire refaire le travail que l’examinateur, qui est un spécialiste dans ce domaine, a déjà minutieusement fait lors de l’examen ayant précédé la délivrance du brevet ? »

Or, depuis le 16 septembre 2012, les choses se sont énormément facilitées. Il est maintenant possible pour n’importe qui de déposer une soumission d’art antérieur auprès du bureau des brevets.

Non seulement ceci peut maintenant être fait directement auprès du bureau des brevets, sans la « manipulation » de l’agent de brevets (avocat) de l’autre partie, vous pouvez même présenter VOS arguments au sujet de pourquoi vous trouvez ce document tellement pertinent !

Les détails de la procédure à suivre sont présentés par le bureau des brevets des États-Unis ici.

Vous craignez une réplique de votre adversaire? Eh bien, sachez que vous pouvez coordonner votre soumission pour qu’elle soit déposée par un cabinet aléatoire aux États-Unis, question de créer un nuage de fumée empêchant votre adversaire de vous identifier !

Enfin, comme si ce n’était pas assez pour vous convaincre, sachez que cette nouvelle procédure peut être faite gratuitement, pourvu qu’il s’agisse de votre première soumission dans le dossier d’une demande de brevet en particulier et que votre soumission ne comprend pas plus de trois documents. Le pire scénario : une taxe de 180$ s’applique pour soumettre jusqu’à 10 documents.

Êtes-vous déjà en train de vous demander à quelle demande de brevet américaine vous pourriez bien vous opposer ?

La condition d’admissibilité principale à prévoir est qu’il ne faut pas que l’examen de cette éventuelle demande-de-brevet-cible ait débuté. Enfin, en cas d’un début d’examen ultra rapide, vous auriez néanmoins un minimum de 6 mois après la publication pour présenter vos documents.

Il convient de souligner que les détracteurs de cette nouvelle procédure, souvent des avocats spécialisés en litige, vous diront qu’il y a un risque : celui que votre soumission soit négligée par l’examinateur et qu’il ne tienne pas compte de vos arguments. Le cas échéant, votre dossier pourrait être beaucoup plus difficile à présenter devant un juge et cela pourrait vous empêcher d’engager les autres mécanismes d’opposition prévus après la délivrance d’un brevet.

Ce que j’en pense ? Et bien ce dernier point n’est certainement pas dénué de fondement. Toutefois, croyez-vous vraiment vous rendre au point d’intenter un jour un litige en contrefaçon de brevets aux États-Unis ? Les coûts associés à ce type de démarche pourraient vous dissuader… Et les mécanismes d’opposition prévus après la délivrance d’un brevet ? Les coûts minimaux, en ne calculant que les taxes gouvernementales, sont d’un minimum de 17 750 $, et il faut compter presque le double de taxes gouvernementales pour une procédure où vous aurez un droit de réplique!

Peut-être que de s’opposer au dossier au tout début, en montrant vos cartes, n’est pas une si mauvaise idée après tout… À moins que vous soyez tellement confiants d’emporter la main que vous préfériez garder votre jeu en réserve pour le montrer à votre adversaire t après avoir reçu sa mise en demeure? Et qui sait… peut-être de façon confidentielle?

Alexandre Daoust