Les Actifs Créatifs vous ont potiné les choix potentiels de noms pour la nouvelle franchise de Las Vegas (http://www.actifscreatifs.com/hockey-revelations-du-registre-des-marques/).  Par la suite, les médias à grand tirage et la webosphère nous ont dévoilé le choix, les GOLDEN KNIGHTS de Las Vegas, avec logo et couleurs à l’appui.  Nous avons par la suite appris qu’une équipe de parachutistes de l’armée américaine se nomme les… Golden Knights.  Et nous venons d’apprendre que la demande de marque a été rejetée par le USPTO (i.e., United States Patent and Trademark Office). 

Aie! 

Jean-François Drolet nous en parle :

Jean-François, où en sont les procédures d’obtention de marque, et est-ce que la décision est finale?

JFD : Il est très intéressant d’apprendre que le titulaire du club a déposé en août dernier plusieurs demandes d’enregistrement de marque auprès des autorités américaines, i.e., le USPTO. On remarque en effet différentes déclinaisons de la marque VEGAS GOLDEN KNIGHTS (LAS VEGAS GOLDEN KNIGHTS et logos correspondant), ainsi que d’autres options envisagées par le groupe (notamment, Vegas Desert Knights et Vegas Silver Knights). Tel que l’exige la Loi, le groupe a décrit dans ses demandes d’enregistrement la nature des produits et services devant être associés à ses différentes marques. On retrouve donc des demandes qui couvrent des vêtements et d’autres qui sont associées à des services de divertissement liés aux activités de hockey.  Les marques ont été examinés conformément aux règles et un premier rapport a été émis mercredi (7 décembre) dans chaque cas. L’examinateur en charge de ce dossier a émis dans tous les cas des refus fondés, tout particulièrement, sur les risques de confusion avec la marque antérieure GOLDEN KNIGHTS THE COLLEGE OF SAINT ROSE. Cette marque antérieure couvre des vêtements mais également des services de sports collégiaux (mais non spécifiquement du hockey sur glace). On apprend que cette marque antérieure enregistrée en 2006 est directement associée aux clubs sportifs du Collège Saint Rose situé à Albany dans l’état de New York.

Les décisions du USPTO ne sont pas finales car le groupe de propriétaires dispose d’un délai pour répondre et tenter de convaincre l’examinateur de l’absence de confusion. Il est tout à fait possible que les demandes soient, au final, refusées.

Le groupe de propriétaires ne pourra se rabattre sur sa marque Vegas Silver Knights car celle-ci fait également l’objet d’une objection dans la mesure où un club de soccer de Syracuse porte le même nom !

Quels sont les conséquences de ce refus, notamment sur ce fameux « merchandising »?

JFD : La situation est certainement problématique eu égard à la mauvaise publicité que cela peut générer notamment au fait que le propriétaire de la marque antérieure est une institution d’enseignement. J’ai l’impression que des coups de fil ont été donnés suite à ces rapports négatifs. Il faut cependant comprendre que les véritables problèmes dépendent beaucoup de la réaction du titulaire de la marque antérieure. Le Collège peut décider de se battre et défendre sa marque antérieure à l’encontre de toute tentative de commercialisation entreprise par le groupe propriétaire du club de la LNH. En l’absence de tels efforts de commercialisation, le problème demeure actuellement une question d’enregistrement de marque et d’un débat administratif devant le USPTO.  

Suite à cette affaire, est-ce qu’on recommande d’obtenir une marque avant de commencer la mise en marché et le marketing?

JFD : C’est une grande leçon. Il est certainement préférable d’avoir obtenu les enregistrements de marque avant de se lancer et de débuter la promotion de nos produits ou services. Mais il faut comprendre que cela n’est pas toujours possible compte tenu du délai d’enregistrement qui peut atteindre et dépasser 12 mois. C’est pourquoi on conseille toujours d’effectuer, au minimum, les recherches en disponibilité nécessaires pour valider notre choix le tout en fonction des marchés visés.