Par: Marie-Hélène Rochon

Le monopole offert par un brevet américain expire 20 ans après le dépôt de sa demande aux États-Unis. Par exemple, si une demande de brevet a été déposée aux États-Unis le 14 novembre 2007 et qu’un brevet a été octroyé le 2 janvier 2012, le monopole du brevet (aussi appelé « terme ») expirera le 14 novembre 2027 (si toutes les taxes de maintien sont payées).

Aux États-Unis, il existe un système unique d’ajustement du terme d’un brevet américain afin de dédommager les demandeurs des délais indus associés à l’examen d’une demande. C’est un peu la manière du Bureau des brevets américain (i. e., « United States Patent and Trademark Office » ou USPTO) de dédommager les demandeurs de la lenteur de l’examen d’un demande. De manière spécifique, si le USPTO n’octroie pas de brevet dans les trois ans suivant le dépôt d’une demande, il s’engagera à rajouter des journées (et quelques fois des années) de terme au brevet [1]. Ce système est particulièrement avantageux lorsque des brevets seront utilisés jusqu’à la fin de leur terme, dans le domaine pharmaceutique par exemple.

Ce système d’ajustement de terme (nommé « Patent Term Adjustment » ou PTA) est complexe. Le PTA compile entre autres les délais associés au processus d’examen ainsi qu’aux actions du demandeur. Pour maximiser les retombées de ce système, il est préférable d’adopter quelques lignes de conduite particulières, tel que :

  • Ne pas réquisitionner des extensions de temps pour répondre à des communications du USPTO. Les demandes d’extension de temps déposées par le demandeur sont déduites du PTA offert.
  • Déposer un « Information Disclosure Statement » ou IDS avant le début des procédures d’examen. Le IDS est un document qui porte à l’attention de l’examinateur américain tous faits ou documents pertinents quant à la brevetabilité des revendications à l’examen. Habituellement, le IDS fournit une liste des antériorités considérées pertinentes (comme par exemple, les antériorités citées lors des poursuites des demandes correspondantes). Il est possible que la soumission d’un IDS après le début du processus d’examen (i. e., après la réception de la première lettre officielle substantielle) soit considérée par le USPTO comme une action de la part du demandeur qui ralentit la poursuite de la demande de brevet. Par conséquent, le demandeur pourrait se voir amputer plusieurs jours de son PTA si un IDS est déposé tardivement en poursuite.
  • Corriger les formalités en cours d’examen. Il arrive parfois qu’une soumission écrite supplémentaire soit déposée après la réception de l’avis d’acceptation (i. e.,« Notice of Allowance ») pour corriger certaines formalités (qui n’ont, en général, rien à voir avec les revendications). Cette soumission de la part du demandeur après la réception de l’avis d’acceptation peut également retrancher des jours précieux au PTA.
  • Appeler le USPTO pour corriger des erreurs sur l’avis d’acceptation. Il arrive parfois que le USPTO émette un avis d’acceptation erronée et que ces erreurs doivent être corrigées. En demandant une correction par téléphone (et non par écrit) à l’examinateur en charge du dossier, il ne sera pas possible au USPTO de retrancher du terme au PTA.

Le PTA initialement offert par le USPTO est indiqué dans un formulaire associé à l’avis de délivrance (« Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154(b) » ou formulaire PTOL-85) et est reconfirmé lors l’annonce de la délivrance prévue du brevet (« Issue Notification » ou formulaire IR 103). Si l’on a des raisons de croire que le calcul du PTA est erroné (et le USPTO s’est souvent trompé dans le calcul du PTA dans le passé), il est possible d’exiger un recomptage officiel. Les délais sont toutefois très serrés pour demander ce recomptage. Par conséquent, il est recommandé de déposer sa requête avant la délivrance du brevet.

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[1] 35 U.S.C. 145 (b)(1)(B) “ (B) (…) if the issue of an original patent is delayed due to the failure of the United States Patent and Trademark Office to issue a patent within 3 years after the actual filing date of the application (…) any delay in the processing of the application by the United States Patent and Trademark Office requested by the applicant except as permitted by paragraph (3)(C), the term of the patent shall be extended 1 day for each day after the end of that 3-year period until the patent is issued.”