Quand deux systèmes de brevets ne semblent pas s’accorder

Vous nous avez probablement entendu depuis longtemps vous suggérer d’éviter de déposer des demandes de brevet au nom de plus d’un demandeur. L’histoire qui suit illustre exactement ce propos.

Pour ceux d’entre vous qui œuvrez dans le domaine des sciences de la vie, vous connaissez probablement déjà la technologie « CRISPR », cette technologie qui a été brevetée et qui permet une insertion dirigée d’acides nucléiques, permettant ainsi de modifier de manière précise une information génétique ou de corriger cette dernière. La technologie CRISPR a fait l’objet de plusieurs débats aux États-Unis et en Europe devant les différentes cours de justice, cette technologie étant un outil très important dans le développement futur de la génétique.

Pour beaucoup de brevets portant sur des outils de recherches, ces derniers sont souvent contestés en cour. Ces outils étant essentiels, plusieurs parties intéressées ne voudraient pas voir de tels outils brevetés et donc pour lesquels une exclusivité existerait, et qui pourrait potentiellement limiter la disponibilité de cet outil. Pensons par exemple à la technologie du PCR dans les années 90. On se souviendra que le brevet sur cette méthode d’amplification d’acide nucléique avait été révoqué aux États-Unis suite à l’opposition de plusieurs parties.

La technologie CRISPR ne fait pas exception à la règle, et suivant l’obtention de brevet sur cette technologie, plusieurs parties se sont liguées pour s’opposer à ces brevets. Particulièrement, en Europe, le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par neuf différentes parties. Deux de ces dernières alléguaient comme premier motif pour invalider le brevet, que la demande de priorité n’était pas valide du fait que la demande internationale (PCT) ne désignait pas les mêmes demandeurs que chacune des demandes prioritaires sur laquelle la demande internationale revendiquait priorité. L’Office européen des brevets applique de manière stricte certaines provisions de la Convention de Paris (convention internationale ratifiée par 177 pays) qui spécifient que pour qu’une priorité soit validement revendiquée, les demandeurs de la seconde demande, en l’occurrence, la demande internationale, soient les mêmes que ceux de la demande originale, en l’occurrence la demande prioritaire, ou qu’il y ait une succession de titre établie avant la date de dépôt de la seconde demande. En bref, des cessions signées après le dépôt de la demande PCT ne permettraient pas de corriger le problème. En fait, une partie du problème dans le brevet portant sur CRISPR provient du fait que les demandes prioritaires désignaient différentes entités et que seules certaines de ces entités se sont retrouvées sur la demande PCT.

Cette décision de l’Office européen des brevets met en lumière l’importance d’obtenir les documents de cession signés avant le dépôt d’une demande internationale qui revendique priorité sur une demande antérieure. Le tout afin de s’assurer qu’une chaîne de titre complète a bel et bien été exécutée avant le dépôt de la demande internationale. De plus, cette décision met également en lumière les difficultés qui peuvent être rencontrées lorsqu’une demande de brevet est déposée au nom de plusieurs co-demandeurs, les dispositions européennes en matière de brevets étant différentes des dispositions nord-américaines, il est parfois difficile à concilier les deux.

« Le problème a été causé par une différence entre a pratique européenne et la pratique nord-américaine »

Dans le cas de la technologie CRISPR, l’une des demandes de priorité était déposée au nom de deux entités alors qu’au moment du dépôt de la demande internationale revendiquant priorité sur cette demande provisoire, seulement un des déposants a été nommé, du fait que la matière inventée par le second demandeur identifié dans la demande provisoire n’était pas revendiqué dans la demande PCT. D’un point de vue de pratique nord-américaine, ce principe nous semble logique. Toutefois, d’un point de vue de la pratique européenne, il aurait fort probablement fallu obtenir une cession de l’entité qui n’était pas nommée dans la demande internationale, avant le dépôt de cette dernière afin de prévenir une telle situation.

« Là où le vin tourne au vinaigre »

Les discussions étant à couteaux tirés entre les deux entités du fait qu’une des deux entités n’était pas nommée comme codemandeur sur la demande internationale, il est fort à parier qu’il aurait été difficile d’obtenir la cession nécessaire dûment signée. Ainsi donc, la situation à ce moment-ci semble être sans issue à ce jour.

« … et pour la suite »

Toutefois, comme vous pourrez vous en douter, un appel a maintenant été logé à l’encontre de la décision rendu par l’Office européen des brevets. À ce stade-ci, chacune des parties croit en la légitimité de leur dossier et leur possibilité de succès, ce qui fait qu’il serait bien prétentieux de croire pouvoir prédire l’issue d’un appel à venir. Nous vous tiendrons bien entendu au fait des développements au fur et à mesure qu’ils surviendront. De même, ceci ne représente qu’un premier développement s’opérant sur le continent européen. Toutefois, tel que mentionné précédemment, de nombreux autres recours ont été entrepris entres autres aux États-Unis pour tenter d’invalider les brevets sur cette technologie. Ainsi donc, d’autres développements sont également à venir pour ce qui est des brevets couvrant cette technologie dans le monde.

« la leçon de cette histoire »

Si nous ne devions retenir qu’une leçon de cette décision, cette dernière serait de correctement désigner les inventeurs sur une demande de brevet, et idéalement de négocier avec les différentes entités afin de tenter de déposer la demande de brevet au nom d’un seul et unique demandeur, ayant des ententes sous-jacentes avec les autres entités. Ce faisant, nombre de problèmes peuvent être ainsi évités.

L’intelligence artificielle à la rescousse de votre chaîne d’approvisionnement

Peu importe la taille d’une entreprise, cette dernière doit nécessaire gérer une chaîne d’approvisionnement. Véritable casse-tête logistique auquel l’intelligence artificielle peut amener des solutions performantes et innovantes. Cette formation qui se tiendra à notre bureau de Montréal le 16 avril prochain s’adresse à ceux et celles qui désirent implémenter une solution IA à leur chaîne d’approvisionnement afin de mieux comprendre les enjeux stratégiques et éthiques qui y sont associés.

Le lien pour l’inscription :

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L’étiquette du vin!

L’étiquette d’un vin est bien plus qu’un morceau de papier apposé sur une bouteille. Pour certains, affectueusement qualifiés de buveurs d’étiquettes, elle est gage de prestige, de richesse, voire de convoitise. Pour d’autres artistes et épicuriens de ce monde, elle est une œuvre d’art à part entière, une expression graphique de la personnalité du vin. Quoiqu’il en soit, d’un point de vue pratico-pratique, l’étiquette doit au minimum transmettre au consommateur un certain nombre d’informations à propos du vin, son contenu et son origine.

À cet égard, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) exige que le pays d’origine soit déclaré clairement sur l’étiquette des vins.  Pour les vins assemblés au Canada à partir de vins issus de divers pays, la mention « Élaboré au Canada à partir de cépages importés et/ou canadiens » était précédemment utilisée. Selon certains, cette mention n’apportait pas assez d’information et pouvait être trompeuse pour le consommateur.

Suite à une consultation menée auprès de consommateurs et d’intervenants de l’industries, l’ACIA a décidé de remplacer la mention actuelle par de nouvelles mentions:

  • Dans le cas des mélanges contenant principalement des vins importés, ce sera « Mélange international fabriqué à partir de vins importés et nationaux » et
  • Dans le cas des mélanges contenant principalement des vins canadiens, ce sera « Mélange international fabriqué à partir de vins nationaux et importés ».

Reste à voir si le consommateur moyen remarquera la différence entre ces deux mentions.

Plus de détails ici.

Une fois n’est pas coutume: La Cour supérieure du Québec octroie une injonction interlocutoire dans un dossier de brevet

Le 29 janvier 2018, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement dans l’affaire Thermolec ltée c. Stelpro Design Inc., octroyant à la demanderesse Thermolec une injonction interlocutoire dans le cadre d’une action pour contrefaçon de son brevet portant sur un système breveté de chauffage à air, et ce, sans analyse approfondie de la question du préjudice irréparable (qui doit être prouvé pour obtenir une telle injonction) et sans preuve d’expert sur la question.

Pour les praticiens (et férus!) du droit des brevets, la phrase ci-dessus a certainement de quoi surprendre. Il faut noter tout d’abord que dans la majorité des cas, les actions portant sur la contrefaçon et la validité des brevets (qui vont souvent de pair), sont instituées en Cour fédérale et non pas dans une cour provinciale comme la Cour supérieure du Québec, car seule la Cour fédérale possède la juridiction d’émettre une ordonnance d’invalidité du brevet in rem (soit à l’encontre de tous).

Par ailleurs, et c’est surtout pour cette raison que la décision Thermolec revêt une telle importance, il est bien connu qu’obtenir une injonction dans un tel contexte en Cour fédérale est une tâche extrêmement ardue. Ceci est notamment en raison de la nécessité de démontrer qu’en l’absence d’une telle injonction temporaire empêchant la partie alléguée contrefaire un brevet de commercialiser les produits soi-disant contrefacteurs jusqu’au procès, la partie demanderesse subirait un préjudice impossible à quantifier en dommages-intérêts et qui est donc par sa nature même irréparable. Un débat approfondi sur des questions de projections économiques et de quantifications de parts de marché alléguées perdues a donc souvent lieu lorsqu’une partie tente d’obtenir un tel remède exceptionnel, menant à un échange de volumineux rapports d’experts et un quasi-procès sur cette seule question.

La Cour supérieure toutefois, par le biais de la décision Thermolec et ce qui appert maintenant être une lignée croissante de jurisprudence provinciale québécoise sur la question, semble avoir adopté une approche bien différente à ce débat. Bien que les exigences nécessaires afin d’obtenir une injonction interlocutoire sont les mêmes en Cour fédérale qu’en Cour supérieure (le test applicable étant défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald), la Cour supérieure a ici émis l’injonction en assumant que si le brevet était effectivement contrefait, tel qu’allégué par la partie demanderesse, alors dans un tel cas il pourrait nécessairement y avoir perte de chiffre d’affaires, d’achalandage et de parts de marché du breveté pendant la période où des produits contrefaisants se retrouvent sur le marché avant le procès. Aucune preuve d’expert sur le préjudice économique allégué ou l’ampleur des pertes de parts de marché déclarées n’a été consultée par la Cour pour en venir à une telle conclusion.

À la lumière de ce dénouement particulier, il appert à première vue que des brevetés voulant obtenir une injonction interlocutoire selon cette approche simplifiée pourront donc sérieusement considérer la Cour supérieure comme forum pour ce faire. Toutefois plusieurs considérations additionnelles s’imposent, que nous avons décrites en partie dans un billet plus détaillé sur cette décision (en anglais) au lien suivant.

 

Une mise en vente dangereuse pour une invention!

Quand on parle de loi sur les brevets aux États-Unis, on doit souvent s’attendre à des différences marquantes avec le reste de l’univers.  Que l’on pense au fameux « first to invent », ou encore aux « inter partes review », la loi américaine a ses unicités.

Une de ces unicités a récemment fait les manchettes dans la décision du Federal Circuit dans Helsinn Healthcare SA v Teva Pharmaceuticals USA Inc.: la mise en vente pouvant faire anticiper un dépôt de brevet américain.  Selon la loi américaine, c’est ce qu’on nomme le « on-sale bar ».  De manière sommaire, quand on tente de vendre une invention avant le dépôt d’une demande de brevet pour celle-ci, dans certaines circonstances où l’invention est rendue publique par la vente, on ne peut plus obtenir un brevet valide pour cette invention.

La décision du Federal Circuit porte sur une entente d’approvisionnement entre deux entreprises, couvrant de la matière qui sera ensuite brevetée.  Selon l’opinion, même si les entreprises impliquées dans l’entente d’approvisionnement ont agi de manière à garder les détails de l’invention secrets – ayant même pris le soin de caviarder les détails de l’invention -, des soumissions faites au Securities Exchange Commission ont rendu la vente publique.  La matière brevetée se trouve, du coup, invalide.

Ceci doit donc servir de mise en garde pour la vente d’inventions qui ne sont pas encore en instance de brevet.  On recommande souvent de déposer des demandes de brevet rapidement.  Voilà une raison de plus de le faire.  Plus de détails sont disponibles ici.

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