Une mise en vente dangereuse pour une invention!

Quand on parle de loi sur les brevets aux États-Unis, on doit souvent s’attendre à des différences marquantes avec le reste de l’univers.  Que l’on pense au fameux « first to invent », ou encore aux « inter partes review », la loi américaine a ses unicités.

Une de ces unicités a récemment fait les manchettes dans la décision du Federal Circuit dans Helsinn Healthcare SA v Teva Pharmaceuticals USA Inc.: la mise en vente pouvant faire anticiper un dépôt de brevet américain.  Selon la loi américaine, c’est ce qu’on nomme le « on-sale bar ».  De manière sommaire, quand on tente de vendre une invention avant le dépôt d’une demande de brevet pour celle-ci, dans certaines circonstances où l’invention est rendue publique par la vente, on ne peut plus obtenir un brevet valide pour cette invention.

La décision du Federal Circuit porte sur une entente d’approvisionnement entre deux entreprises, couvrant de la matière qui sera ensuite brevetée.  Selon l’opinion, même si les entreprises impliquées dans l’entente d’approvisionnement ont agi de manière à garder les détails de l’invention secrets – ayant même pris le soin de caviarder les détails de l’invention -, des soumissions faites au Securities Exchange Commission ont rendu la vente publique.  La matière brevetée se trouve, du coup, invalide.

Ceci doit donc servir de mise en garde pour la vente d’inventions qui ne sont pas encore en instance de brevet.  On recommande souvent de déposer des demandes de brevet rapidement.  Voilà une raison de plus de le faire.  Plus de détails sont disponibles ici.

La défense de type Gillette, toujours d’actualité malgré ses 105 ans

Comme le veut le dicton, « la meilleure défense c’est l’attaque », une défenderesse d’un recours pour contrefaçon de brevet utilise souvent une attaque en invalidité comme défense.  En particulier, une attaque en invalidité va très souvent argumenter que le brevet en question n’aurait pas dû être accordé, en raison de l’art antérieur qui existait avant le brevet.  Ce type d’argument fonctionne souvent.

Or, dans ce type d’argument, une défense dite Gillette est souvent mise de l’avant.  Cette défense a été au cœur d’une décision de 1913, il y a de cela 105 ans bien sonnés, impliquant évidemment l’entreprise de rasoirs Gillette.  Selon le principe au centre d’une défense Gillette, si les revendications sont contrefaites par une action de la défenderesse, alors les revendications ne sont pas brevetables parce qu’anticipées par l’art antérieur.

En termes plus pratiques, partons du principe qu’un brevet est contrefait parce que ses revendications couvrent un produit vendu, fabriqué ou utilisé par un compétiteur.  Il arrive souvent que le breveté doive lors d’un procès étirer la portée des revendications, pour établir que le produit est effectivement une contrefaçon des revendications.

Prenons par exemple le cas hypothétique où une entreprise vend un produit A+B+C+E.  En réaction, un breveté accuse l’entreprise de contrefaçon du brevet par la vente du produit A+B+C+E.  Ce breveté a un brevet couvrant A+B+C+D, mais argumente que la revendication portant sur A+B+C+D couvre aussi A+B+C+E, parce que E est équivalent à D.  Le breveté se trouve donc à étirer la portée des revendications.

Par une défense de type Gillette, l’entreprise accusée va prouver que le produit A+B+C+E existait bien avant que le breveté obtienne son brevet sur A+B+C+D.  Donc, si le brevet en question est étiré pour que D couvre E, alors le brevet n’est pas valide parce que A+B+C+E existait déjà.

Et c’est de cette manière que la Cour fédérale du Canada a conclu sur l’invalidité du brevet de TearLab, tel que documenté ici.  Bravo à l’équipe Norton Rose Fulbright pour l’astucieuse défense Gillette!

Impact prévisible du Brexit sur les marques de l’Union européenne

Nous savons qu’en juin 2016 le Royaume-Uni a voté par voie de référendum son retrait de l’Union européenne. Cette procédure aura des impacts majeurs sur les relations entre les parties quant à plusieurs enjeux économiques et sociaux. Parmi les changements à venir il y a bien sûr tous ceux touchant les brevets, marques de commerce, modèles et autres actifs de propriété intellectuelle. Il est rassurant de savoir que les parties négocient actuellement les différentes modalités de ce retrait notamment en ce qui concerne les impacts du Brexit sur les droits découlant de la marque de l’Union européenne.

La marque de l’Union européenne existe depuis un peu plus de 20 ans (au départ elle s’appelait marque communautaire) et est maintenant soumise à l’application du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. En bref cette marque, très prisée des entreprises non-européennes, assure la protection du signe dans l’ensemble des pays de la communauté européenne (y compris actuellement le Royaume-Uni), et ce, à l’aide d’une seule procédure de dépôt.

Le Brexit nous amène donc à nous questionner sur la validité d’une marque de l’Union européenne sur le territoire du Royaume-Uni, une fois le divorce consommé.

Les articles 50 et suivants du Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community nous laissent comprendre que tout titulaire d’une marque européenne adoptée et enregistrée en conformité avec le Règlement (UE) 2017/1001 deviendra titulaire, sans frais additionnels, d’une marque britannique équivalente. Certaines autres modalités accompagnent le texte de négociation mais il est déjà rassurant pour les entreprises canadiennes titulaires de marques de l’Union européenne de voir qu’elles pourront étendre leur protection au Royaume-Uni au terme de la procédure du Brexit.

Nous ne pouvons maintenant que souhaiter que ce principe soit retenu dans l’accord final….

Des secrets derrière la formule secrète

L’amour des fans de Nutella a donné lieu à des émeutes dans des supermarchés français suite à une promotion ayant fait chuté de 70% le prix de la pâte à tartiner parfumée à la noisette et au cacao. Ceci fait suite à des plaintes de consommateurs ayant découvert qu’il y avait eu un ajustement à la formule en 2017. Nutella détient environ 80% du marché de la pâte à tartiner en France.

Le secret du succès de Nutella, tout comme d’autres produits alimentaires célèbres, est la protection de la formule par des secrets industriels. Le droit d’auteur protège l’expression d’une idée, et non l’idée elle-même. Ainsi, le droit d’auteur peut protéger la présentation visuelle et la séquence de mots employés pour fournir les instructions permettant de réaliser la recette, mais ne peut pas empêcher une personne de réaliser la recette. Contrairement à un brevet qui exige la divulgation complète de la façon d’utiliser l’invention, un secret industriel existe seulement lorsqu’il reste secret. Il faut donc prendre des mesures concrètes afin de sauvegarder la confidentialité de l’information, notamment en limitant le nombre de personnes y ayant accès.

La stratégie de limiter l’accès à la recette du Nutella est utilisée par Ferrero, le fabricant de Nutella. Ferrero, société privée dont les propriétaires sont des membres de la famille Ferrero, est l’une des sociétés les plus secrètes au monde. Cette société est imprégnée d’une atmosphère de confidentialité. Ses usines ne sont pas ouvertes aux visiteurs, et les machines utilisées dans ses usines sont fabriquées par son propre département de génie. Il n’y a jamais eu une conférence de presse afin d’annoncer des résultats financiers, et le fondateur a donné une seule entrevue à la presse.

Des secrets industriels peuvent ainsi protéger la part de marché en assurant que même si un produit est imité, il ne sera jamais copié.

La Cour Fédérale se prononce sur les Ordonnances de Confidentialité « Yeux des Avocats et Experts Seulement » dans le cadre d’un litige

Venant rajouter une couche à un secteur du litige en propriété intellectuelle en pleine évolution, la Cour fédérale a récemment confirmé dans la décision Arkipelago Architecture Inc. v. Enghouse Systems Limited qu’une ordonnance de confidentialité restrictive protégeant de l’information confidentielle commerciale très sensible produite dans le cadre de la procédure peut être émise, si celle-ci est justifiée par des circonstances particulières. Dans ce cas-ci, une partie cherchait à obtenir une ordonnance de la Cour permettant uniquement aux avocats de la partie adverse d’accéder à certaines informations ultra-sensibles portant sur du code informatique, afin d’éviter que des employés de celle-ci ne puissent même être mis au courant de leur contenu et en retirer des bénéfices indus.

Ceci démontre que la Cour Fédérale est consciente de la sensibilité que peut avoir de l’information hautement confidentielle qui peut avoir besoin d’être divulguée lors d’un litige, et prendra des mesures qui tendent vers l’équilibre délicat d’assurer la protection de cette information avec la capacité des parties à mener le litige adéquatement.

Mes collègues Brian Daley et Jonathan Chong ont préparé un billet plus détaillé sur cette question disponible ici.

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