Impacts du projet de loi omnibus C-86 sur la Loi sur les brevets

Le plus récent projet de loi omnibus du gouvernement fédéral comprend des modifications importantes à la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle. Le projet de loi, connue sous le nom de « Loi n°2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures » (projet de loi C-86), a été déposé lundi dernier le 29 octobre. La section 7 est consacrée à la mise en œuvre de certains aspects de la stratégie du gouvernement en matière de propriété intellectuelle et vise à la fois la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur. Il comprend également une loi complètement nouvelle – la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce – et des modifications apportées à diverses lois concernant la préservation des droits d’utilisation, la protection des informations privilégiées et le Conseil national de recherche.

Modifications à la Loi sur les brevets

Le projet de loi C-86 propose d’introduire plusieurs nouveaux concepts à la Loi sur les brevets :

  • Brevets essentiels à une norme. Les nouveaux articles 52.1 et 52.2 introduisent le concept de brevets essentiels à une norme (BEN) à la loi. La seule exigence de fond concernant les BEN est l’article 52.1, qui prévoit que les engagements de licence d’un titulaire de brevet BEN lient tout titulaire de brevet ultérieur et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire (CPS) établissant le brevet. L’inclusion des CPS en tant que forme potentielle de BEN est intéressante et remarquable. L’article 55.2 confère le pouvoir de réglementer ce qui constitue (ou ne constitue pas) un BEN ou un engagement de licence.
  • Admissibilité de l’historique de poursuite. Le nouvel article 53.1 précise les conditions dans lesquelles l’historique de poursuite, i.e., l’historique des représentations faites à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada durant l’examen d’une demande de brevet, sera admissible dans une action ou une procédure relative à un brevet. L’admissibilité sera limitée aux communications écrites (ou à des parties de celles-ci) et ne peut être utilisée que pour réfuter les affirmations du titulaire du brevet dans le cadre de l’action relative à l’interprétation des revendications. L’historique de poursuite d’une demande divisionnaire est réputé inclure celui de la demande parente. L’historique de poursuite concernant un brevet réémis est réputé inclure à la fois celui de la demande de brevet associée au brevet qui a été abandonné et dont résulte le brevet réémis, ainsi que la demande de réémission.
  • Demandes écrites. Les nouveaux articles 76.2 et 76.3 introduisent la notion de demande écrite, ainsi que le pouvoir de réglementer ce qui constitue une demande écrite et les exigences auxquelles cette demande doit répondre. Ils créent également un droit d’action pour les personnes qui reçoivent une demande écrite non conforme ou qui ont subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande. Dans des cas spéciaux, les administrateurs, dirigeants, ou mandataires d’une société peuvent être tenus pour responsables d’une demande écrite non conforme envoyée par la société. Des règles pourront également être définies concernant ce qui constitue un préjudice et des facteurs pertinents pour la détermination de la responsabilité pour non-conformité.

D’autres modifications significatives à la Loi sur les brevets incluent :

  • Exception d’usage expérimental révisée. Il semble que cette nouvelle exception pourrait remplacer l’exception de loi commune, qui avait déjà été préservée en vertu du paragraphe 55.2 (6). La nouvelle exception prévoit qu’un acte commis à des fins expérimentales portant sur l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet. Cette nouvelle disposition envisage des règlements précisant ce qui peut, doit et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si un acte a été commis à des fins expérimentales, ainsi que les circonstances dans lesquelles un acte est commis ou non.
  • Exception d’utilisation antérieure révisée. La nouvelle exception exige que l’acte antérieur ait été accompli de bonne foi et ne s’applique pas si la personne prétendant visée par la disposition s’est informée de l’objet du brevet directement ou indirectement du demandeur et si elle savait que le demandeur constituait l’origine de la matière revendiquée dans le brevet. Cette disposition s’applique aux brevets ainsi qu’aux CPS et prévoit une protection en aval pour les acheteurs / utilisateurs tiers. Cette nouvelle exception semble également avoir une application généralisée, y compris pour les brevets issus de l’ancienne Loi sur les brevets.
  • Prescriptions révisées concernant la disponibilité des archives à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
  • Ajustements apportés au traitement des revendications rédigées par variantes et à la date de dépôt réputée des demandes divisionnaires.
  • Exigences révisées concernant l’applicabilité de la Loi sur les brevets telle qu’elle se lisait immédiatement avant le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.
  • Coordination des modifications apportées aux dispositions concernant les procédures relatives aux CPS.
  • Modifications aux dispositions non encore en vigueur, introduits par la Loi n°2 sur le plan d’action économique de 2014.

Des billets séparés suivront relativement aux autres modifications significatives que ce projet de loi omnibus apporterait aux lois actuelles.

Un merci tout spécial à Christopher Guerreiro, Amy Grenon et Anna Wilkinson pour leurs contributions respectives à ce billet.

L’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMCA) nivèle le terrain de jeu entre le Canada et l’Union européenne pour les médicaments biologiques

Les médicaments biologiques sont complexes car ils sont issus du métabolisme d’un organisme vivant. Il peut s’agir entre autres d’un virus, d’un sérum thérapeutique, d’une toxine, d’une antitoxine, d’un vaccin, de sang ou de ses composants ou dérivés, ou encore de produits allergéniques qui peuvent servir à la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie ou une condition. L’approbation réglementaire requise pour mettre un médicament biologique sur le marché est longue à obtenir, car on prend notamment en compte ses caractéristiques physiques, chimiques et biologiques afin de s’assurer de sa qualité, son innocuité et de son efficacité.

Afin de compenser ce délai, plusieurs pays dont le Canada, les États-Unis et les membres de l’Union européenne, accordent une protection des données générées lors du processus d’approbation réglementaire. Tout compte fait, cette protection des données retarde l’entrée sur le marché des médicaments biosimilaires, ces « copies » des médicaments biologiques existants. La protection offerte est d’une durée de 12 ans aux États-Unis et de 10 ans en Europe à partir de la date de mise en marché du médicament biologique novateur.

En signant l’AEUMCA, le Canada s’est engagé à prolonger de deux ans la période de protection des données pour les médicaments biologiques novateurs pour un total de 10 ans. L’accord réduit l’écart avec la durée de protection accordée par les États-Unis de 4 à 2 ans et s’aligne avec la protection offerte en Europe. La protection des données pour les petites molécules demeure inchangée à 8 ans.

Cette mesure représente un gain important pour les compagnies œuvrant dans le domaine des médicaments biologiques. Parmi les 10 médicaments les plus vendus au Canada, 7 d’entre eux sont des médicaments biologiques. L’AEUMCA rendra l’environnement canadien plus favorable pour les compagnies qui mettent en marché des médicaments biologiques novateurs.

Une fois que l’AEUMCA entrera en vigueur, le Canada bénéficiera d’une période de transition de 5 ans pour se conformer et rajuster la période de protection des données. Il est à noter que le Canada fait cavalier seul dans son choix de ne pas prolonger la protection pour les nouvelles indications. Le Japon et l’Union européenne accordent à celles-ci une protection supplémentaire d’une année , tandis que les États-Unis assurent une protection de trois années supplémentaires. Est-ce une question de temps avant que le Canada leur emboîte le pas?

L’ALÉNA/AEUMCA et votre portfolio de brevets : ce que vous devez savoir

L’accord États-Unis-Mexique-Canada auquel le Canada a adhéré le 30 septembre dernier réserve une belle surprise pour votre portfolio de brevets. En effet, l’entente comporte des mesures permettant le rajustement du terme des brevets canadiens. Rappelons pour la petite histoire que le brevet canadien possède un terme de 20 ans à partir de la date de dépôt de ce dernier. Selon l’Article 20.F.9 de l’AEUMCA, il sera possible de prolonger la protection conférée par le brevet si des retards déraisonnables ont été causés par l’autorité responsable d’octroyer le brevet, dans le cas qui nous concerne l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Un système similaire existe déjà aux États-Unis. Il sera intéressant de voir comment l’OPIC déterminera si la poursuite a eu lieu dans des délais raisonnables et si ce n’est pas le cas, comment calculer la protection supplémentaire qui sera accordée pour compenser ces retards.

De plus, selon l’Article 20.F.11, l’AEUMCA prévoit le rajustement du terme d’un brevet en fonction des délais qui auraient pu être encourus lors des procédures réglementaires entourant la mise en marché d’un produit breveté. À noter que le Canada a déjà mis en place un tel rajustement par l’entremise de l’accord de libre-échange avec l’Europe en accordant un certificat de protection supplémentaire d’une durée maximale de 2 ans. Ce rajustement vise uniquement les produits pharmaceutiques (petites molécules et médicaments biologiques) qui doivent passer sous la loupe de Santé Canada avant d’être mis en marché.

Finalement, selon l’Article 20.K.1, ligne 4B, le Canada bénéficiera d’une période de transition de 4 ans et demi pour mettre en pratique ces rajustements de terme. Le prolongement d’un brevet est une excellente nouvelle pour les compagnies innovatrices et, osons l’espérer, favorisera le dépôt et l’octroi de plus de brevets canadiens.

Focus IP pour le gouvernement fédéral!

Le gouvernement du Canada vient d’annoncer une « Stratégie en matière de propriété intellectuelle ». Il propose de faciliter l’exercice des droits de propriété intellectuelle par leurs titulaires, tout en décourageant l’utilisation de la propriété intellectuelle de « mauvaise foi ». La proposition fournit peu d’informations sur ce que cela signifiera en réalité.  Avec une élection fédérale prévue en 2019, nous ne le saurons peut-être pas pendant un certain temps.

Pas de protection du droit d’auteur pour le « selfie monkey »!


Lundi, une cour d’appel américaine a tranché : un singe ne peut pas intenter de poursuite pour la contrefaçon de ses selfies en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur.

Rappel des événements : en 2011, le photographe David Slater est en Indonésie afin de réaliser un reportage sur les macaques. Alors qu’il s’éloigne de son trépied, un des singes s’empare de son appareil et prend une centaine de photos de lui-même, dont trois autoportraits très réussis. Les photos font rapidement le tour du monde et sont publiées dans un livre de Slater.

Trois ans plus tard, la fondation Wikimedia ajoute les images à sa banque de fichiers libres de droits. Slater exige que la photo soit retirée du site, ce que Wikimedia refuse, estimant qu’une photo prise par un animal fait partie du domaine public. Le Bureau américain du droit d’auteur modifie ensuite ses directives (voir §306 et §313.2) afin de préciser que désormais, seules les œuvres créées par des humains pourront être enregistrées. Débute alors la bataille judiciaire, alors qu’en 2015, l’association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) demande à une cour américaine de reconnaître que le singe nommé Naruto est l’auteur et le propriétaire des droits des photos. La cour rejette l’action de PETA, qui porte l’affaire en appel.

PETA et Naruto remportent tout de même une petite victoire en 2017, alors que Slater et sa compagnie s’engagent à verser 25 % des revenus futurs liés à l’utilisation et la vente des photos du singe à des organismes assurant la protection de l’habitat des macaques en Indonésie.

Et voilà que lundi, la cour d’appel confirme que Naruto — et plus largement tout animal autre qu’un être humain — n’a pas la qualité pour agir en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur.

Malgré son caractère surréaliste, l’affaire inspire quelques réflexions sur le droit d’auteur. Si un animal peut créer une œuvre sans pouvoir faire valoir des droits de propriété intellectuelle, comment traitera-t-on des œuvres créées entièrement par une intelligence artificielle? Comment interpréter le critère d’originalité ou le statut d’auteur lorsque l’apport d’un humain dans la création d’une œuvre est très limité ou très indirect? Voilà peut-être des questions que devront étudier nos législateurs et tribunaux.

Chose certaine, le droit d’auteur est constamment confronté à ses limites, et est certainement voué à l’évolution.

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