Dans l’élan de l’annonce spectaculaire d’il y a trois semaines et toujours à la recherche de scoops intergalactiques, j’ai erré en cherchant sur le registre des marques de commerce les marques récentes déposées au nom de Lucasfilm.

J’ai pu faire deux constats:

  • La marque NIEN NUNB, au nom de mon personnage préféré de la saga, a été abandonnée a long time ago;
  • Ce n’est pas un gros scoop, mais Lucasfilm a déposé en août des demandes d’enregistrement pour deux marques 3D (j’avoue jalouser l’avocat américain qui en est responsable), soit celles des manches sabres lasers de Anakin et Luke Skywalker:

(85681722)

(85681799)

Le premier constat ne me permet pas vraiment d’élaborer davantage, mais le second m’offre un prétexte inaugurer mes contributions à ce blogue en vous introduisant à l’univers merveilleux des marques 3D (au Canada bien sûr, même si mes vérifications quant au portefeuille de Lucasfilm ont été conduites sur le registre américain).

Au Canada, lorsqu’une marque est soit:

  • le façonnement de marchandises ou de leurs contenants; ou
  • le mode d’envelopper ou empaqueter des marchandises;

elle est considérée comme un « signe distinctif ».

Pour les marques des sabres lasers, puisque la demande est déposée pour enregistrement en liaison avec des jouets pour enfants, on présume que la marque couvre effectivement le façonnement du jouet lui-même, et serait donc considérée au Canada comme un signe distinctif.

Pendant le processus d’enregistrement, les signes distinctifs sont sujets à un examen supplémentaire à celui « subi » par les marques de commerce « traditionnelles » (des marques mots ou des logos 2D).

En effet, les examinateurs de l’Office de la propriété intellectuelle (OPIC) vérifieront si la marque 3D, en date du dépôt de la demande d’enregistrement, a été employée de façon à devenir distinctive au Canada.

Contrairement aux marques traditionnelles donc, il faudra prouver (entre autre) à l’examinateur, documentation à l’appui, que la marque est connue au Canada. D’après le Manuel des examinateurs (et par expérience) ceux-ci s’attendront à voir une preuve abondante comprenant au moins:

  • Un spécimen du produit ou de son emballage;
  • Des dessins de toutes les surfaces du signe distinctif;
  • Un nombre considérable de spécimens de matériel publicitaire (au moins quelques publicités par année);
  • Des factures et des chiffres de vente par année, par province;

et souvent

  • Des affidavits de vendeurs (les employés des commerces au détail vendant les produits aux consommateurs par exemple) ou de clients qui attestent que « c’est bien la présentation du façonnement des marchandises ou de leurs contenants qui sert à distinguer » (et non la « marque traditionnelle », un logo par exemple, qui est appliquée sur le même produit ou son emballage).

Colliger et préparer la preuve pour soutenir une demande d’enregistrement pour un signe distinctif est souvent ce qui coûte le plus cher (en ressources externes et internes) et ce qui peut décourager d’aller chercher cette protection.

La leçon donc?

Quand vous lancez un produit ayant une forme distinctive et que vous êtes intéressés à la protéger, commencez immédiatement à récolter tout document démontrant la notoriété de votre produit.

Pour un article mode par exemple, on voudra dès le départ colliger à un même endroit (et, pourquoi pas, électroniquement) tout ce qui démontre la « notoriété » du signe distinctif dans toutes les provinces du Canada incluant les publicités du produit, les articles de magazines de mode où a été montré le produit, les catalogues, brochures, « newsletters » électroniques, « posts » sur les médias sociaux, extraits de films ou d’émissions de télévision où une personne apparaissant à l’écran arbore l’item mode en question, etc.

L’exemple du litige entre Apple et Samsung au sujet de la forme des tablettes des deux fabricants démontre l’importance que peuvent avoir les enregistrements de propriété intellectuelle qui couvrent les designs de produits.

La protection d’un design de produit par un enregistrement pour un signe distinctif est un item fort impressionnant à avoir dans son arsenal (ne serait-ce que parce que cette protection n’a pas de date d’expiration). Comme pour à peu près n’importe quoi, en commençant par une attaque contre l’Étoile Noire ou la défense de la planète Hoth, une préparation méthodique facilitera grandement l’obtention de cet actif lors du processus d’examen devant les examinateurs de l’OPIC.

Dans un prochain billet peut-être, la protection des marques sonores avec (bien sûr) pour point de départ l’enregistrement américain 77419241 au nom de Lucasfilm pour la marque décrite comme étant « the sound of a crescendo beginning with a snapping sound followed by a hiss sound »… employée en liaison avec des sabres-jouets!