Après un second coup d’œil, la CAF confirme le rejet de demande en contrefaçon dans un litige portant sur des dispositifs médicaux ophtalmiques

L’équipe aimerait remercier Roxanne Caron, étudiante, pour son aide dans la rédaction de ce billet.

Juin 2019
Brevets – Contrefaçon et validité

Dans TearLab Corporation c. I-MED Pharma Inc, 2019 FCA 179, la Cour d’Appel Fédérale (CAF) a confirmé le rejet de l’action en contrefaçon de brevet de TearLab contre I-MED. Le juge de la Cour Fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que les revendications en cause étaient évidentes.

La CAF a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’interprétation des revendications du brevet au sens large pour y inclure le système d’osmolarité i-Pen®, empêchait TearLab de simultanément les restreindre pour empêcher qu’elles soient déclarées nulles pour cause d’antériorité. La CAF a approuvé la méthodologie employée par l’expert d’I-MED pour localiser l’état de la technique utilisée dans l’analyse d’évidence. Elle a également confirmé que les indices secondaires de non-évidence, par exemple le succès commercial, ne sauraient empêcher une revendication d’être reconnue comme évidente, en particulier lorsque les éléments de preuve n’établissent pas de lien entre le produit commercial et les revendications de brevet.

Un dilemme au cœur de la structure des revendications

Le brevet 540 de TearLab décrit un dispositif médical mesurant l’osmolarité d’un échantillon de fluide corporel, en particulier d’un film lacrymal, déposé sur une puce (collecte ex vivo). À l’inverse, le i-Pen® mesure l’osmolarité grâce à un capteur à usage unique, constitué d’une paire d’électrodes sur un substrat non conducteur, qui est placé contre le tissu humide de la conjonctive interne de la paupière (collecte in vivo).

Le juge de première instance avait reconnu que les revendications mises en cause ne se limitaient pas qu’à des applications ex vivo, malgré que les exemples du brevet portent sur ces types d’applications. Toutefois, il avait aussi conclu qu’en revendiquant globalement les applications in vivo et ex vivo pour tous les fluides corporels, TearLab a créé un problème de validité difficile à surmonter.

La CAF est d’accord avec I-MED que TearLab se trouve devant un dilemme. TearLab ne peut prétendre que les conclusions du juge en matière de contrefaçon sont correctes, tout en contestant l’interprétation de la structure des revendications sur laquelle ces conclusions étaient fondées.

L’analyse de la structure des revendications et du concept inventif

La CAF a souligné que l’analyse du juge de première instance était cohérente avec les récentes décisions minimisant l’importance du concept inventif en tant qu’outil d’analyse pour évaluer l’évidence des revendications. Le juge de première instance a correctement axé son analyse sur les revendications elles-mêmes.

La CAF a également observé que « l’indépendance de volume », qui serait le concept inventif au cœur du brevet 540, n’était mentionnée nulle part dans les revendications mises en cause. Le juge de première instance a eu raison de faire ressortir que, si l’inventeur avait voulu incorporer l’indépendance de volume dans une incarnation possible du brevet, cela ne suffisait pas pour l’intégrer aux revendications en l’absence d’un langage clair à cet effet.

La recherche sur l’état de la technique

La CAF a affirmé que la recherche sur l’état de la technique réalisée par l’expert de I-MED avait été faite selon la méthodologie appropriée. L’expert a trouvé les références portant sur l’état de la technique à la suite de sa propre recherche, sans l’assistance d’un avocat et sans avoir reçu au préalable le brevet.

Inclusion d’indices secondaires d’évidence dans l’analyse

La CAF a confirmé que le succès commercial d’un produit breveté n’est jamais, en soi, un indice décisif de non-évidence, et qu’il ne suffit pas à protéger une revendication évidente. Le juge a aussi exprimé son accord avec l’argument de I-MED selon lequel la preuve du succès commercial revendiquée par TearLab n’est pas liée à l’invention décrite dans le brevet 540, mais au produit commercial de TearLab. Comme aucun lien n’a été établi entre les deux, l’argument de TearLab n’était donc pas pertinent pour l’examen portant sur l’évidence.

Norton Rose Fulbright a agi à titre de représentant auprès de I-MED Pharma Inc.

Pour plus d’information, veuillez contacter votre professionnel de propriété intellectuelle chez Norton Rose Fulbright Canada LLP.

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[Vidéo] Regard éclairé sur les récents changements à la Loi sur les marques de commerce

Il me fait plaisir de vous partager une vidéo axée sur les changements apportés à la Loi sur les marques de commerce qui ont permis au Canada d’adhérer au Protocole de Madrid et à la Classification de Nice le 17 juin dernier.

Plus spécifiquement, on y discute des changements principaux pour les détenteurs de marques de commerce, les incidences de l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid ainsi que les avantages et les inconvénients de l’élimination de l’obligation d’usage en tant que condition d’enregistrement pour une marque de commerce.

En espérant que vous aurez autant de plaisir à la regarder que moi de m’être prêté au jeu …

Bonne écoute!

 

L’importance d’établir une stratégie de propriété intellectuelle

Bâtir une image de marque ou un portefeuille de brevets, c’est bien. Le faire selon une stratégie de propriété intellectuelle (PI) établie, c’est mieux.

Une stratégie de PI adaptée ne doit pas se faire en réaction à une situation imprévue ou au comportement douteux d’un concurrent. Une stratégie de PI se doit d’être adaptée aux besoins précis de l’entreprise et ne pas simplement constituer une accumulation un peu hétéroclite de droits divers.

En fait, une bonne stratégie de PI constitue le résultat d’une démarche réfléchie qui correspond à  un plan défini, fondé sur des objectifs précis et sur des comportements connus des acteurs du marché, qui permet d’utiliser de façon maximale la législation, les protections contractuelles, les politiques d’innovation et les actifs de PI, y compris les brevets, marques de commerce et secrets commerciaux (p. ex. recettes ou données), pour protéger et faire croitre la valeur de votre entreprise.

Idéalement, une stratégie de PI préconise des actions concrètes destinées à stimuler la croissance et réduire les risques. Celle-ci est adaptée à votre situation et soutient la mission de votre entreprise et celle de vos collaborateurs. Une stratégie de PI peut notamment traiter des aspects suivants :

Prenons la culture de PI à l’interne comme exemple.

La protection de la PI commence par la mise en place et la promotion d’une forte culture de la PI à l’interne. Une telle culture, pour être efficace, doit s’étendre à tous les niveaux hiérarchiques de votre entreprise de la direction jusqu’aux employés et fournisseurs. Lorsque votre entreprise investit dans la formation en PI et qu’elle développe des programmes afin d’encourager et valoriser celle-ci à l’interne, il va de soi que la valeur de vos actifs intangibles sera bonifiée, que ce soit par une protection accrue des innovations que par une réduction des coûts à long terme.

De plus en plus, entretenir une culture de PI moderne contribuera à attirer et soutenir les talents, ce qui peut s’avérer un avantage important, tout particulièrement dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre qualifiée.

En effet, les principaux talents en matière d’innovation (p. ex. ingénieurs, physiciens, développeurs, responsables de l’innovation, experts en la matière) souhaitent de plus en plus faire partie d’une entreprise ayant une forte culture axée sur l’innovation. Aux yeux de ce personnel, se concentrer sur la PI peut distinguer une organisation innovante d’une qui ne l’est pas. À l’inverse, l’absence de stratégie de PI, ou sa mauvaise exécution, suggère que l’innovation n’est pas la priorité de l’entreprise, ce qui fera ombrage à ses efforts de recrutement. Une culture de PI constitue donc un atout indéniable!

Ainsi, dans les domaines liés à la haute technologie, comme en optique-photonique, où les entreprises se disputent les mêmes ressources, ne pas miser sur la PI nuira aux efforts de recrutement et fera obstacle à la rétention du personnel qualifié. Bref, avoir une solide culture de la PI est un signal fort que l’entreprise tient vraiment à protéger son avantage technologique et est prête à investir pour y parvenir.

Un merci tout spécial à Jeffrey Kang, Jean-François Drolet et Alexandre Daoust pour leurs contributions respectives à ce billet.

 

La santé à l’ère numérique : opportunités et écueils

Notre groupe organise une conférence bien spéciale le 22 mai prochain sur les conséquences de l’intersection entre la santé et l’intelligence artificielle. On peut consulter l’agenda et la biographie des panelistes à l’adresse suivante :

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/evenements/ebc0be13/la-sante-a-l-ere-numerique-opportunites-et-ecueils

Comptez-vous venir nous rencontrer?

Droit des marques de commerce: une révolution prévue pour le 17 juin

Après plusieurs années d’attente et de discussions, le Canada mettra en vigueur en juin prochain plusieurs changements importants à sa Loi sur les marques de commerce et finalisera son adhésion à deux conventions internationales qui, ensemble, modifieront la façon pour les entreprises canadiennes d’assurer la protection de leurs marques ici et à l’étranger.

Définition élargie

La définition de ce qui peut constituer une marque de commerce sera passablement élargie afin de permettre la protection des marques non traditionnelles suivantes : odeurs, hologrammes, images en mouvement, couleurs, saveurs, textures, méthodes d’emballage de produits, positionnement d’un signe, objets en trois dimensions, etc.

Attestation du début de l’usage

Le droit actuel impose à tout requérant d’une demande d’enregistrement de confirmer l’usage de sa marque préalablement à l’émission du certificat d’enregistrement canadien. Selon le cas, cet usage pourra être canadien ou étranger lorsque le requérant invoquera un enregistrement à l’étranger pour obtenir la protection de sa marque au Canada.

À compter de la mi-juin, il ne sera donc plus nécessaire de préparer et déposer une déclaration d’usage pour obtenir l’enregistrement d’une marque. Pour les demandes produites avant l’entrée en vigueur de la Loi, seuls  les frais d’enregistrement seront payables à l’Office de la propriété intellectuelle (« OPIC »).. Avec l’abandon de cet élément important de son système, le Canada emboîtera ainsi le pas à la majorité des pays du monde – sauf les États-Unis!

Classification internationale : « Convention de Nice »

Le Canada rejoindra un groupe de plus de 118 pays comprenant ses principaux partenaires commerciaux en adhérant à cette Convention qui régit un système de classification, à partir d’une liste de 45 classes, des différents produits et services qui peuvent être associés à une marque de commerce au moment de son dépôt. L’adhésion du Canada aura des impacts importants, notamment au niveau des frais payables à l’OPIC au moment du dépôt et du renouvellement d’une marque. En effet, ces frais tiendront dorénavant compte du nombre de classes associées à une marque de commerce. Par conséquent plus une marque couvrira un nombre important de classes, plus les frais de demande et de renouvellement seront importants.

Il est donc recommandé de procéder avant le 17 juin prochain au renouvellement par anticipation des enregistrements de marques canadiennes couvrant plus d’une classe de produits et/ou services. Il est également pertinent d’envisager de devancer tout dépôt de nouvelles marques couvrant plus d’une classe internationale.

Protocole de Madrid

Cette convention internationale, qui entrera également en vigueur au Canada le 17 juin, présentera un grand avantage pour toutes les entreprises canadiennes dont les activités dépassent les frontières du Canada. En effet, il sera dorénavant possible, sur la base d’un seul dépôt ou enregistrement canadien, d’assurer la protection d’une marque dans plus. De façon générale, cette procédure simplifiée limitera les intervenants, les procédures liées à l’enregistrement et, bien sûr, les coûts.

Pour en apprendre davantage sur ces modifications, consultez notre chatbot (assistant virtuel) « NRF Parker ». (Disponible en anglais seulement)

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