Dans les actions pour contrefaçon et commercialisation trompeuse d’une marque de commerce, le succès des demandeurs repose sur la capacité à établir la confusion. L’article 6 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) prévoit une liste non exhaustive des éléments dont le tribunal doit tenir compte, notamment le caractère distinctif, la période durant laquelle les marques ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

Dans l’affaire Loblaws Inc. v Columbia Insurance Company, l’action de la demanderesse a été rejetée au motif qu’il était impossible d’établir la confusion entre les marques abrégées de Pampered Chef et les marques PC de Loblaws.

Loblaws est un détaillant en alimentation reconnu qui n’a cessé d’élargir son marché pour inclure non seulement les produits d’épicerie mais également les articles de cuisine, les produits pour la maison et les services financiers. Depuis des décennies, par l’intermédiaire de ses bannières de détail, Loblaws vend ces produits et services sous ses marques maison (en version anglaise) « President’s Choice » et « PC » et ses marques connexes (les Marques PC).

La défenderesse, Pampered Chef, est une société américaine fondée sur le modèle de commercialisation à paliers multiples qui vend des articles de cuisine. Sa marque de commerce, associée à la vente de produits pour la maison au Canada au moyen de présentations à domicile et de commandes virtuelles par catalogue, est représentée par la lettre « P » et la lettre « C » séparées par une « cuillère affichant un sourire ».

Après avoir déposé ses marques de commerce au Canada en 2015, Pampered Chef a commencé à vendre, à distribuer et à commercialiser des produits pour la maison portant ses marques abrégées au Canada. En outre, Pampered Chef a commencé à exploiter un programme de récompenses appelé « PC Dollars ».

Dans son action, Loblaws soutenait que les marques abrégées étaient identiques ou semblables aux Marques PC au point de créer de la confusion et que PC Dollars était identique à la marque mot PC. Il incombait à la demanderesse d’établir la probabilité de risque de confusion, par opposition à une simple possibilité de confusion.

Le tribunal a conclu que la marque mot PC avait acquis un caractère distinctif important, quoique légèrement moins que la marque stylisée PC, et que le caractère distinctif acquis des Marques PC, la période durant laquelle les marques avaient été employées et la similarité des produits et des clients favorisaient Loblaws.

Le tribunal juge qu’il n’existe aucune confusion entre les marques de commerce en cause

Le tribunal a ultimement conclu qu’il n’existait aucune confusion entre les marques en cause principalement en raison des différences dans les canaux de distribution : Loblaws vend ses produits principalement dans des magasins traditionnels alors que Pampered Chef vend les siens principalement par l’intermédiaire de conseillers indépendants. Même si les deux parties s’adressent à la même clientèle, le tribunal a conclu que l’analyse des canaux de distribution démontrait que les clients de Loblaws savaient que les produits de Loblaws se vendaient en magasin et ne s’attendaient pas à les trouver au moyen des canaux de distribution distincts de Pampered Chef. De plus, le fait que Pampered Chef utilise son nom et son logo au long sur ses sites Web renforce la conclusion selon laquelle les clients ne sont pas susceptibles d’être confus lorsqu’ils voient les marques abrégées.

Dans le cadre de l’évaluation du degré de ressemblance, la cuillère affichant un sourire a été réputée constituer un élément caractéristique important des marques de Pampered Chef du fait notamment qu’il s’agit d’un dessin, lequel est absent de la marque mot PC, et du fait que ce dessin est bien en vue dans les marques. Même si les deux marques ont la même sonorité, la présence de la cuillère affichant un sourire diminue le degré de ressemblance entre les marques abrégées et la marque mot PC. La marque stylisée PC qui, en raison de son design, possède un caractère distinctif inhérent et acquis plus important que la marque mot PC, a également une moins grande ressemblance avec les marques abrégées de Pampered Chef, encore une fois du fait de la présence de la cuillère affichant un sourire. En conséquence, le degré de ressemblance n’était pas suffisant pour conclure que la probabilité de confusion avait été établie.

Loblaws a déposé en preuve un sondage indiquant qu’entre 11 % et 17 % des participants ont mal identifié la marque Pampered Chef et l’ont associée à President’s Choice. Cependant, le sondage ne tenait pas compte du contexte dans lequel les clients de Pampered Chef seraient en contact avec les marques abrégées dans le monde réel, c’est‑à‑dire qu’ils verraient le logo au long ou le nom de Pampered Chef avant ou au moment de voir les marques abrégées. En conséquence, peu d’importance a été accordée au sondage.

De plus, le tribunal a souligné le manque de preuve de confusion réelle. Bien qu’il soit nécessaire de fournir une preuve de « probabilité de confusion » et non de « confusion réelle », le défaut de fournir toute preuve de confusion réelle n’est pas de bon augure et peut amener le tribunal à tirer une inférence négative, surtout dans les cas d’utilisation simultanée prolongée. Cela était ici manifestement le cas puisque le tribunal a conclu que Loblaws n’avait pas réussi à établir la probabilité raisonnable de confusion entre les marques abrégées de Pampered Chef et sa marque mot PC.

Cette affaire nous rappelle que les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi ne sont pas exhaustifs et qu’en outre, ils ne doivent pas nécessairement être d’égale importance. En fin de compte, ce sont les faits qui dicteront si une plus grande importance doit être accordée à un facteur plutôt qu’aux autres. Ainsi, il est important de s’efforcer de dresser un portrait exhaustif de la situation pour évaluer la probabilité de confusion, en prenant soin d’inclure un examen factuel détaillé dans l’analyse.

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