L’équipe aimerait remercier Roxanne Caron, étudiante, pour son aide dans la rédaction de ce billet.
Juin 2019
Brevets – Contrefaçon et validité
Dans TearLab Corporation c. I-MED Pharma Inc, 2019 FCA 179, la Cour d’Appel Fédérale (CAF) a confirmé le rejet de l’action en contrefaçon de brevet de TearLab contre I-MED. Le juge de la Cour Fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que les revendications en cause étaient évidentes.
La CAF a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’interprétation des revendications du brevet au sens large pour y inclure le système d’osmolarité i-Pen®, empêchait TearLab de simultanément les restreindre pour empêcher qu’elles soient déclarées nulles pour cause d’antériorité. La CAF a approuvé la méthodologie employée par l’expert d’I-MED pour localiser l’état de la technique utilisée dans l’analyse d’évidence. Elle a également confirmé que les indices secondaires de non-évidence, par exemple le succès commercial, ne sauraient empêcher une revendication d’être reconnue comme évidente, en particulier lorsque les éléments de preuve n’établissent pas de lien entre le produit commercial et les revendications de brevet.
Un dilemme au cœur de la structure des revendications
Le brevet 540 de TearLab décrit un dispositif médical mesurant l’osmolarité d’un échantillon de fluide corporel, en particulier d’un film lacrymal, déposé sur une puce (collecte ex vivo). À l’inverse, le i-Pen® mesure l’osmolarité grâce à un capteur à usage unique, constitué d’une paire d’électrodes sur un substrat non conducteur, qui est placé contre le tissu humide de la conjonctive interne de la paupière (collecte in vivo).
Le juge de première instance avait reconnu que les revendications mises en cause ne se limitaient pas qu’à des applications ex vivo, malgré que les exemples du brevet portent sur ces types d’applications. Toutefois, il avait aussi conclu qu’en revendiquant globalement les applications in vivo et ex vivo pour tous les fluides corporels, TearLab a créé un problème de validité difficile à surmonter.
La CAF est d’accord avec I-MED que TearLab se trouve devant un dilemme. TearLab ne peut prétendre que les conclusions du juge en matière de contrefaçon sont correctes, tout en contestant l’interprétation de la structure des revendications sur laquelle ces conclusions étaient fondées.
L’analyse de la structure des revendications et du concept inventif
La CAF a souligné que l’analyse du juge de première instance était cohérente avec les récentes décisions minimisant l’importance du concept inventif en tant qu’outil d’analyse pour évaluer l’évidence des revendications. Le juge de première instance a correctement axé son analyse sur les revendications elles-mêmes.
La CAF a également observé que « l’indépendance de volume », qui serait le concept inventif au cœur du brevet 540, n’était mentionnée nulle part dans les revendications mises en cause. Le juge de première instance a eu raison de faire ressortir que, si l’inventeur avait voulu incorporer l’indépendance de volume dans une incarnation possible du brevet, cela ne suffisait pas pour l’intégrer aux revendications en l’absence d’un langage clair à cet effet.
La recherche sur l’état de la technique
La CAF a affirmé que la recherche sur l’état de la technique réalisée par l’expert de I-MED avait été faite selon la méthodologie appropriée. L’expert a trouvé les références portant sur l’état de la technique à la suite de sa propre recherche, sans l’assistance d’un avocat et sans avoir reçu au préalable le brevet.
Inclusion d’indices secondaires d’évidence dans l’analyse
La CAF a confirmé que le succès commercial d’un produit breveté n’est jamais, en soi, un indice décisif de non-évidence, et qu’il ne suffit pas à protéger une revendication évidente. Le juge a aussi exprimé son accord avec l’argument de I-MED selon lequel la preuve du succès commercial revendiquée par TearLab n’est pas liée à l’invention décrite dans le brevet 540, mais au produit commercial de TearLab. Comme aucun lien n’a été établi entre les deux, l’argument de TearLab n’était donc pas pertinent pour l’examen portant sur l’évidence.
Norton Rose Fulbright a agi à titre de représentant auprès de I-MED Pharma Inc.
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