Obtenir une ordonnance de blocage d’un site Internet au Canada : D’accord, mais comment ?

La Cour fédérale a récemment rendu une ordonnance obligeant des fournisseurs d’accès Internet (FAI) à empêcher leurs clients d’accéder à des sites pirates d’abonnement donnant accès à des émissions de télévision. Bien que la décision Bell Media Inc. c. GoldTV.Biz, 2019 CF 1432 constitue une première au Canada, la Cour y statue que l’émission d’ordonnances de blocage de site relève clairement de ses pouvoirs d’injonction. Il est à prévoir que des ordonnances similaires seront probablement émises à nouveau pour contrer le piratage en ligne.

Contexte

Plus tôt cet été, la Cour a émis des injonctions provisoire et interlocutoire contre des défendeurs anonymes qui diffusaient illégalement la programmation des demanderesses sur des sites d’abonnement non-autorisés. La violation alléguée s’est poursuivie malgré l’émission de ces injonctions.

Les demanderesses ont ensuite déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance de blocage de site contre onze FAI. Un d’eux, TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), s’est opposé à la requête. Quatre (chacun affilié à l’une des demanderesses) ont consenti à la requête, tandis que le reste n’ont pas pris de position ou ne se sont prononcés que sur les termes de l’ordonnance de blocage.

Analyse

La Cour a soutenu qu’elle a le pouvoir de rendre des ordonnances de blocage de site, en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, quand cela est juste et équitable dans les circonstances.

Partant du test traditionnel pour l’émission d’une injonction interlocutoire (question sérieuse, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients), la Cour s’est ensuite inspirée de la jurisprudence du Royaume-Uni sur les ordonnances de blocage de site (Cartier International AG v. British Sky Broadcasting Ltd., [2016] EWCA Civ 658; Cartier International AG v. British Sky Broadcasting plc, [2018] UKSC 28). Ultimement, la Cour a intégré les huit facteurs non-décisifs suivants aux deux derniers volets du test tripartite pour l’émission d’une injonction :

  1. Nécessité (c.-à-d. la mesure dans laquelle l’ordonnance est nécessaire pour protéger les droits des demanderesses);
  2. Efficacité (c.-à-d. si l’ordonnance rendra les activités de contrefaçon plus difficiles et découragera l’accès aux services en cause);
  3. Effet dissuasif (c.-à-d. si des tiers n’utilisant pas présentement les services illicites seraient dissuadés de le faire);
  4. Complexité et coût (c.-à-d. si la complexité et les coûts d’exécution militent en faveur de l’émission de l’ordonnance);
  5. Obstacles au commerce ou à l’utilisation légitime (c.-à-d. si l’ordonnance empêchera indûment à des clients des FAI d’accéder à du contenu licite);
  6. Équité (c.-à-d. si l’ordonnance établit un juste équilibre entre les droits fondamentaux des parties, des tiers et du grand public);
  7. Substitution (c.-à-d. la mesure dans laquelle les sites bloqués peuvent être remplacés ou substitués par d’autres sites contrevenants); et
  8. Mesures de sauvegarde (c.-à-d. si l’ordonnance inclut des mesures de protection contre l’abus).

En appliquant le test tripartite pour l’émission d’une injonction, la Cour a noté qu’il n’y avait pas de controverse concernant la première étape du test (en d’autres mots, il y avait clairement une question sérieuse à trancher).

Bien que la Cour ait souscrit à l’argument de TekSavvy, selon lequel toute perte financière subie par les demanderesses est en principe indemnisable en dommages-intérêts, elle a néanmoins décidé que les demanderesses subiraient un préjudice irréparable. À cet égard, la Cour a fait valoir deux points essentiels. Tout d’abord, elle a souligné que le préjudice s’est produit dans le contexte d’un dossier où il y avait une preuve prima facie solide de violation continue du droit d’auteur des demanderesses par les défendeurs anonymes. En deuxième lieu, la Cour a noté l’absence d’une méthodologie convenue pour évaluer l’impact des services des défendeurs sur le comportement des consommateurs et les conséquences financières connexes pour les demanderesses.

Au dernier volet du test, et en particulier sur la question de l’efficacité des ordonnances de blocage de site, la Cour a favorisé la preuve des demanderesses et a conclu que des mesures de contournement étaient disponibles, mais peu pratiques à mettre en œuvre.

Impact

Cette décision historique suggère que l’obtention d’une ordonnance de blocage de site est un moyen disponible au Canada pour contrer la violation continue des droits de propriété intellectuelle en ligne par des défendeurs anonymes. On peut s’attendre à un perfectionnement de l’approche prônée par la Cour, car TekSavvy en a appelé de la décision. TekSavvy soutient que la Cour est arrivée à la mauvaise conclusion en vertu des lois canadiennes applicables et s’est trop fortement fondée sur les précédents anglais. Une copie de la déclaration d’appel de TekSavvy déposée le 25 novembre 2019 peut être trouvée ici.

Cette décision s’inscrit aussi dans le contexte où le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, qui est chargé de mener un examen de la Loi sur le droit d’auteur, a présenté un rapport le 3 juin dernier. Dans son rapport, le Comité a rejeté la proposition de mettre en place un régime administratif permettant d’obliger les FAI à bloquer des sites lorsqu’ils violent des droits d’auteur de manière avérée et manifeste et rappelé qu’il incombe aux tribunaux de décider si un usage donné constitue une violation du droit d’auteur et d’émettre les ordonnances appropriées. Il appartient maintenant au gouvernement de tenir compte ou non de ces recommandations. Nous vous invitons donc à consulter ce blogue fréquemment afin de rester à l’affût des plus récents enjeux entourant la Loi sur le droit d’auteur et les ordonnances de blocage de site.

Les changements du 30 octobre en 30 secondes!

Le système canadien des brevets change à compter du 30 octobre 2019, et il s’agit du plus grand changement législatif depuis 1989.

Pour la majorité des gestionnaires de propriété intellectuelle (PI), ainsi que pour les agents de brevets étrangers, ces changements n’auront pas un grand effet concret. Ce fut néanmoins le branle-bas de combat chez Norton Rose Fulbright Canada, où toutes sortes de mesures ont été mises en place pour bien vous servir : révision des algorithmes du système de gestion des échéances, génération de nouvelles lettres modèles, formation interne tant aux agent(e)s qu’aux adjoint(e)s, etc.

Ceci dit, sans vouloir aller jusqu’à faire le travail de votre agent de brevet canadien, plusieurs d’entre vous vous demandez s’il n’y aurait pas quelque chose à retenir de tout cela.

Eh bien, ne cherchez plus ! Voici 3 points, l’équivalent de 30 secondes de lecture, vous résumant ce qu’il faut retenir :

1. Le tempo augmente ! Le délai normal pour répondre à une demande d’examinateur ou un avis d’acceptation passe de 6 mois à 4 mois, et pour faire une requête d’examen, de 5 ans à 4 ans.

2. Un peu plus de flexibilité, mais… certaines mesures sont mises en place pour donner une chance additionnelle à un dossier de « revivre » lorsqu’une échéance est expirée. Toutefois, dans plusieurs cas, des conditions sont ajoutées. Par exemple : 1) vous pourrez toujours déposer une entrée en phase nationale tardive au Canada, mais seulement si le retard n’était pas intentionnel; 2) vous pourrez toujours rétablir une demande de brevet qui a été abandonnée faute d’avoir répondu à une demande d’examinateur, ou faute d’avoir payé une taxe de maintien, mais dans certains cas (c’est compliqué) vous devrez expliquer, à même le dossier public, pourquoi cette échéance n’a pas été rencontrée malgré des précautions raisonnables. Il faut donc y penser deux, voire trois fois, avant de prendre une extension de temps sous le nouveau système.

3. Ça se complique. Le dossier public de votre brevet pourra ouvrir des brèches en cas de litige. Par exemple, si vous avez pris trop de temps pour réagir suivant une échéance manquée, il y a des circonstances (c’est compliqué) dans lesquelles vous perdrez le droit aux remèdes pour toute contrefaçon durant une telle période de retard. Vaut mieux, finalement, y penser trois fois avant de prendre une extension de temps sous le nouveau système.

Voilà ! Si vous avez entendu parler d’un avantage lié aux changements et vous vous demandez pourquoi il n’en est pas question ci-dessus, c’est que nous préférons ne pas vous le suggérer, et ce, seulement dans un objectif de concision. N’hésitez tout de même pas à communiquer avec nous pour plus de détail, et soyez assurés que nous saurons vous faire les recommandations qui se prêtent lorsque des circonstances particulières se manifestent.

Deux points supplémentaires susceptibles d’intéresser les agents de brevets étrangers : i) dans certaines circonstances, des droits de priorité pourront être récupérés à l’intérieur de 14 mois de la date de dépôt du document de priorité, et ii) une copie certifiée de vos documents de priorité sera maintenant nécessaire.

Dernier point, pour les inventions en biotechnologie: le coût par page pour le listage de séquence est aboli lors de dépôts électroniques !

 

Désignez votre agent de marques de commerce canadien pour vous faciliter la vie dans le cadre de demandes déposées aux termes du Protocole de Madrid

Août 2019

Marques de commerce et marques

Le Canada a adhéré au Protocole de Madrid le 17 juin 2019. Par conséquent, les requérants étrangers peuvent déposer une seule demande d’enregistrement international de marque de commerce auprès du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et désigner le Canada lorsqu’ils déposent une telle demande.

En règle générale, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) enverra une lettre de courtoisie informant le mandataire du requérant auprès du Bureau international de l’OMPI qu’au Canada, le requérant doit être représenté par une personne qui réside au Canada et qui est inscrite à titre d’agent de marques de commerce agréé au Canada. Toute la correspondance future en provenance de l’OPIC sera envoyée directement au requérant ou à l’agent de marques de commerce canadien désigné.

Pour éviter les retards ou les pertes de correspondance officielle provenant de l’OPIC, nous recommandons fortement aux requérants étrangers de désigner dès que possible un agent de marques de commerce canadien pour qu’il leur prête assistance pendant le processus d’enregistrement de leur marque de commerce au Canada.

Confusion : bien plus que la somme de ses parties

Dans les actions pour contrefaçon et commercialisation trompeuse d’une marque de commerce, le succès des demandeurs repose sur la capacité à établir la confusion. L’article 6 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) prévoit une liste non exhaustive des éléments dont le tribunal doit tenir compte, notamment le caractère distinctif, la période durant laquelle les marques ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

Dans l’affaire Loblaws Inc. v Columbia Insurance Company, l’action de la demanderesse a été rejetée au motif qu’il était impossible d’établir la confusion entre les marques abrégées de Pampered Chef et les marques PC de Loblaws.

Loblaws est un détaillant en alimentation reconnu qui n’a cessé d’élargir son marché pour inclure non seulement les produits d’épicerie mais également les articles de cuisine, les produits pour la maison et les services financiers. Depuis des décennies, par l’intermédiaire de ses bannières de détail, Loblaws vend ces produits et services sous ses marques maison (en version anglaise) « President’s Choice » et « PC » et ses marques connexes (les Marques PC).

La défenderesse, Pampered Chef, est une société américaine fondée sur le modèle de commercialisation à paliers multiples qui vend des articles de cuisine. Sa marque de commerce, associée à la vente de produits pour la maison au Canada au moyen de présentations à domicile et de commandes virtuelles par catalogue, est représentée par la lettre « P » et la lettre « C » séparées par une « cuillère affichant un sourire ».

Après avoir déposé ses marques de commerce au Canada en 2015, Pampered Chef a commencé à vendre, à distribuer et à commercialiser des produits pour la maison portant ses marques abrégées au Canada. En outre, Pampered Chef a commencé à exploiter un programme de récompenses appelé « PC Dollars ».

Dans son action, Loblaws soutenait que les marques abrégées étaient identiques ou semblables aux Marques PC au point de créer de la confusion et que PC Dollars était identique à la marque mot PC. Il incombait à la demanderesse d’établir la probabilité de risque de confusion, par opposition à une simple possibilité de confusion.

Le tribunal a conclu que la marque mot PC avait acquis un caractère distinctif important, quoique légèrement moins que la marque stylisée PC, et que le caractère distinctif acquis des Marques PC, la période durant laquelle les marques avaient été employées et la similarité des produits et des clients favorisaient Loblaws.

Le tribunal juge qu’il n’existe aucune confusion entre les marques de commerce en cause

Le tribunal a ultimement conclu qu’il n’existait aucune confusion entre les marques en cause principalement en raison des différences dans les canaux de distribution : Loblaws vend ses produits principalement dans des magasins traditionnels alors que Pampered Chef vend les siens principalement par l’intermédiaire de conseillers indépendants. Même si les deux parties s’adressent à la même clientèle, le tribunal a conclu que l’analyse des canaux de distribution démontrait que les clients de Loblaws savaient que les produits de Loblaws se vendaient en magasin et ne s’attendaient pas à les trouver au moyen des canaux de distribution distincts de Pampered Chef. De plus, le fait que Pampered Chef utilise son nom et son logo au long sur ses sites Web renforce la conclusion selon laquelle les clients ne sont pas susceptibles d’être confus lorsqu’ils voient les marques abrégées.

Dans le cadre de l’évaluation du degré de ressemblance, la cuillère affichant un sourire a été réputée constituer un élément caractéristique important des marques de Pampered Chef du fait notamment qu’il s’agit d’un dessin, lequel est absent de la marque mot PC, et du fait que ce dessin est bien en vue dans les marques. Même si les deux marques ont la même sonorité, la présence de la cuillère affichant un sourire diminue le degré de ressemblance entre les marques abrégées et la marque mot PC. La marque stylisée PC qui, en raison de son design, possède un caractère distinctif inhérent et acquis plus important que la marque mot PC, a également une moins grande ressemblance avec les marques abrégées de Pampered Chef, encore une fois du fait de la présence de la cuillère affichant un sourire. En conséquence, le degré de ressemblance n’était pas suffisant pour conclure que la probabilité de confusion avait été établie.

Loblaws a déposé en preuve un sondage indiquant qu’entre 11 % et 17 % des participants ont mal identifié la marque Pampered Chef et l’ont associée à President’s Choice. Cependant, le sondage ne tenait pas compte du contexte dans lequel les clients de Pampered Chef seraient en contact avec les marques abrégées dans le monde réel, c’est‑à‑dire qu’ils verraient le logo au long ou le nom de Pampered Chef avant ou au moment de voir les marques abrégées. En conséquence, peu d’importance a été accordée au sondage.

De plus, le tribunal a souligné le manque de preuve de confusion réelle. Bien qu’il soit nécessaire de fournir une preuve de « probabilité de confusion » et non de « confusion réelle », le défaut de fournir toute preuve de confusion réelle n’est pas de bon augure et peut amener le tribunal à tirer une inférence négative, surtout dans les cas d’utilisation simultanée prolongée. Cela était ici manifestement le cas puisque le tribunal a conclu que Loblaws n’avait pas réussi à établir la probabilité raisonnable de confusion entre les marques abrégées de Pampered Chef et sa marque mot PC.

Cette affaire nous rappelle que les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi ne sont pas exhaustifs et qu’en outre, ils ne doivent pas nécessairement être d’égale importance. En fin de compte, ce sont les faits qui dicteront si une plus grande importance doit être accordée à un facteur plutôt qu’aux autres. Ainsi, il est important de s’efforcer de dresser un portrait exhaustif de la situation pour évaluer la probabilité de confusion, en prenant soin d’inclure un examen factuel détaillé dans l’analyse.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre professionnel en propriété intellectuelle chez Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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Après un second coup d’œil, la CAF confirme le rejet de demande en contrefaçon dans un litige portant sur des dispositifs médicaux ophtalmiques

L’équipe aimerait remercier Roxanne Caron, étudiante, pour son aide dans la rédaction de ce billet.

Juin 2019
Brevets – Contrefaçon et validité

Dans TearLab Corporation c. I-MED Pharma Inc, 2019 FCA 179, la Cour d’Appel Fédérale (CAF) a confirmé le rejet de l’action en contrefaçon de brevet de TearLab contre I-MED. Le juge de la Cour Fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que les revendications en cause étaient évidentes.

La CAF a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’interprétation des revendications du brevet au sens large pour y inclure le système d’osmolarité i-Pen®, empêchait TearLab de simultanément les restreindre pour empêcher qu’elles soient déclarées nulles pour cause d’antériorité. La CAF a approuvé la méthodologie employée par l’expert d’I-MED pour localiser l’état de la technique utilisée dans l’analyse d’évidence. Elle a également confirmé que les indices secondaires de non-évidence, par exemple le succès commercial, ne sauraient empêcher une revendication d’être reconnue comme évidente, en particulier lorsque les éléments de preuve n’établissent pas de lien entre le produit commercial et les revendications de brevet.

Un dilemme au cœur de la structure des revendications

Le brevet 540 de TearLab décrit un dispositif médical mesurant l’osmolarité d’un échantillon de fluide corporel, en particulier d’un film lacrymal, déposé sur une puce (collecte ex vivo). À l’inverse, le i-Pen® mesure l’osmolarité grâce à un capteur à usage unique, constitué d’une paire d’électrodes sur un substrat non conducteur, qui est placé contre le tissu humide de la conjonctive interne de la paupière (collecte in vivo).

Le juge de première instance avait reconnu que les revendications mises en cause ne se limitaient pas qu’à des applications ex vivo, malgré que les exemples du brevet portent sur ces types d’applications. Toutefois, il avait aussi conclu qu’en revendiquant globalement les applications in vivo et ex vivo pour tous les fluides corporels, TearLab a créé un problème de validité difficile à surmonter.

La CAF est d’accord avec I-MED que TearLab se trouve devant un dilemme. TearLab ne peut prétendre que les conclusions du juge en matière de contrefaçon sont correctes, tout en contestant l’interprétation de la structure des revendications sur laquelle ces conclusions étaient fondées.

L’analyse de la structure des revendications et du concept inventif

La CAF a souligné que l’analyse du juge de première instance était cohérente avec les récentes décisions minimisant l’importance du concept inventif en tant qu’outil d’analyse pour évaluer l’évidence des revendications. Le juge de première instance a correctement axé son analyse sur les revendications elles-mêmes.

La CAF a également observé que « l’indépendance de volume », qui serait le concept inventif au cœur du brevet 540, n’était mentionnée nulle part dans les revendications mises en cause. Le juge de première instance a eu raison de faire ressortir que, si l’inventeur avait voulu incorporer l’indépendance de volume dans une incarnation possible du brevet, cela ne suffisait pas pour l’intégrer aux revendications en l’absence d’un langage clair à cet effet.

La recherche sur l’état de la technique

La CAF a affirmé que la recherche sur l’état de la technique réalisée par l’expert de I-MED avait été faite selon la méthodologie appropriée. L’expert a trouvé les références portant sur l’état de la technique à la suite de sa propre recherche, sans l’assistance d’un avocat et sans avoir reçu au préalable le brevet.

Inclusion d’indices secondaires d’évidence dans l’analyse

La CAF a confirmé que le succès commercial d’un produit breveté n’est jamais, en soi, un indice décisif de non-évidence, et qu’il ne suffit pas à protéger une revendication évidente. Le juge a aussi exprimé son accord avec l’argument de I-MED selon lequel la preuve du succès commercial revendiquée par TearLab n’est pas liée à l’invention décrite dans le brevet 540, mais au produit commercial de TearLab. Comme aucun lien n’a été établi entre les deux, l’argument de TearLab n’était donc pas pertinent pour l’examen portant sur l’évidence.

Norton Rose Fulbright a agi à titre de représentant auprès de I-MED Pharma Inc.

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