Un nouveau critère d’examen qui vient profondément changer la pratique des marques : le caractère distinctif !

La fonction essentielle de toute marque de commerce est de garantir au consommateur l’origine des biens et des services arborant la marque. La Loi sur les marques de commerce du Canada (la « Loi ») définit dans son article 2 la marque « distinctive » comme étant une marque qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Si le caractère distinctif d’une marque est déjà pris en compte dans le cadre de l’examen de nombreuses juridictions, ce n’était pas le cas au Canada jusqu’à la grande réforme du 17 juin 2019.

Ainsi l’examen de fond des nouvelles demandes canadiennes ne se fait plus uniquement sous l’angle du caractère descriptif, ou de l’absence de possibilité de confusion avec d’autres marques, mais aussi sous l’angle du caractère distinctif.

En vertu de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, le registraire a désormais le pouvoir de soulever une objection selon laquelle la marque de commerce n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent. Une marque de commerce possède un certain caractère distinctif inhérent si la marque en question ne réfère pas le consommateur à une multitude de sources lorsqu’elle est évaluée à la lumière des produits ou services liés.

Le Manuel d’examen liste de manière non exhaustive des exemples de marques de commerce qui sont généralement considérés comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent :

  • les noms géographiques même si le lieu n’est pas connu en liaison avec les produits ou services en question;
  • les dessins génériques (une représentation ordinaire de raisins et de feuille de vigne employée avec du vin n’est pas adaptée à distinguer le vin d’un commerçant de celui d’un autre);
  • des noms de couleurs  (ROUGE pour des camions de pompiers, JAUNE pour des balles de tennis);
  • les marques composées d’une ou de deux lettres ou chiffres;
  • des mots ou phrases élogieux tels qu’ULTIME, AUTHENTIQUE, ORIGINAL, QUALITÉ, VALEUR, MERVEILLEUX, MEILLEUR AU MONDE, MEILLEUR AU CANADA …;
  • la combinaison d’éléments non enregistrables sous les alinéas 12(1)a), 12(1)b) ou 12(1)c) de la Loi (par exemple LES MEILLEURES CAROTTES en liaison avec les produits carottes)
  • si une objection est soulevée parce que la marque n’est principalement que le nom de famille en vertu de l’article 12(1)a) ou parce que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse en vertu de l’article 12(1)b);

Ce nouveau motif d’examen est déjà en pratique, et depuis quelques mois, les objections fondées sur ce nouveau critère fleurissent, ce qui rend la tâche ardue pour les requérants et leurs agents. De plus, si l’examinateur émet une objection fondée sur le caractère descriptif ou trompeur de la marque ou sur le fait que la marque n’est principalement qu’un nom patronymique, ce dernier va automatiquement émettre une objection fondée sur l’article 32(1)b) . Enfin, ce nouveau critère d’examen fondé sur le caractère distinctif s’applique à toutes les demandes en instance, et pas seulement à celles produites après la date d’entrée en vigueur. Cela signifie que les demandes qui n’avaient pas encore été approuvées à la date de la réforme font l’objet d’un réexamen.

Quels sont les moyens de surmonter ce type d’objections ?

  • présenter des arguments démontrant que la marque de commerce est dépourvue de caractère distinctif inhérent

L’appréciation du caractère distinctif se fait au cas par cas, et constitue une question de « bon sens » dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. S’il est évident dans l’esprit du Canadien d’attention moyenne que la marque est associée aux produits et services visés dans le dépôt, les chances de surmonter cette objection seront minces. Par contre, s’il existe un doute, celui-ci doit être interprété en faveur du requérant. L’examinateur devra apporter des explications sur l’absence de caractère distinctif de la marque.

Cette notion est pour l’instant assez floue. La seule décision qui peut pour l’instant servir à interpréter le tout est celle de  la Cour fédérale dans ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2003 CF 1056, [2004] 3 RCF 49, au paragraphe 119 : « Le caractère distinctif inhérent d’une marque est assimilable à son originalité. Le caractère distinctif inhérent d’une marque constituée d’un nom unique ou inventé, ne pouvant désigner qu’une chose, est supérieur à celui d’une marque constituée d’un mot d’usage courant dans le commerce ». On attend donc avec impatience des décisions plus récentes à ce sujet.

  • prouver que la marque était distinctive à la date du dépôt

Une marque de commerce qui n’a pas de caractère distinctif inhérent peut acquérir un caractère distinctif par un emploi continu et constant. Pour établir ce caractère distinctif inhérent acquis, il faut démontrer que la marque de commerce est devenue connue des consommateurs comme provenant d’une source particulière. La preuve produite en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi doit être fournie par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle.  La preuve est assez exigeante et ressemble à celle que le requérant devait fournir sous l’article 12(2) de l’ancienne Loi afin de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif ou « un sens secondaire » au Canada.

Autant dire que les chances de renverser la position de l’examinateur sont minimes si la marque n’a pas été exploitée avant le dépôt.

La nouvelle Loi a également prévu davantage de circonstances dans lesquelles le demandeur sera tenu de prouver qu’une marque de commerce est distinctive. Il en est ainsi des marques « non classiques »  telles que la forme tridimensionnelle de tout produit, la façon d’emballer les produits, les couleurs, les sons, les odeurs, les textures et les formes tridimensionnelles. Le registraire a ainsi le pouvoir d’exiger une preuve de caractère distinctif en date du dépôt pour tous ces types de marques.

L’incidence de cette modification est donc évidente et sérieusement à prendre en considération.

Nous recommandons fortement aux propriétaires de marques d’envisager des stratégies de dépôts appropriées qui tiennent compte de cette modification, ceci afin d’éviter de se confronter à des objections sérieuses, et par là même d’allonger la procédure pour obtenir l’enregistrement des marques au Canada.

Pratique canadienne en marques de commerce : ne vous fiez plus aux prolongations!

Praticiens en marques au Canada, les prolongations de délai, ô combien pratiques pour répondre à un rapport d’examen, ou pour répondre à un avis prévu à l’article 44.1 de la Loi sur les marques de commerce, ne sont plus inconditionnellement accordées. En effet, les conditions d’octroi de prolongations se sont resserrées d’une manière drastique.

Plus précisément, tous les délais indiqués dans un rapport d’examinateur ou dans un avis demandant de grouper et de classer les produits et les services émis par l’OPIC, le 17 janvier 2020 ou après cette date, ne peuvent plus être prolongés à moins que le requérant ne revendique et démontre des circonstances exceptionnelles.

Circonstances exceptionnelles – rapport d’examen

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai pour répondre à un rapport d’examen :

  1. Nomination récente d’un autre agent de marques de commerce.
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée, par exemple une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
  3. Transfert – Dans le cas où une requête serait en instance au Bureau pour faire inscrire ou enregistrer le transfert d’une demande ou d’une marque de commerce déposée et que ledit transfert permettrait de réfuter une objection fondée sur la confusion.
  4. Opposition – La marque de commerce en instance créant de la confusion fait l’objet d’une procédure d’opposition en instance.
  5. Article 45 – La marque de commerce déposée créant de la confusion fait l’objet d’une procédure prévue à l’article 45.
  6. Marque officielle – Le requérant négocie activement avec le propriétaire d’une marque officielle, en vue d’obtenir son consentement.
  7. Division d’une demande prévue au Protocole – Le requérant a produit une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale prévue au Protocole. Le requérant est en attente de la notification du Bureau international attestant la création de l’enregistrement international divisionnaire.
  8. Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet en vertu des alinéas 37(1)b), c), ou d) de la Loi – Le requérant a besoin de plus de temps pour étudier une objection et y répondre en bonne et due forme. Le requérant ne peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu’une seule fois dans la poursuite de la demande.
  9. Rassembler de la preuve du caractère distinctif en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi
    Le requérant rassemble présentement la preuve exigée afin de démontrer que la marque de commerce était distinctive à la date de la production de la demande. Le requérant ne peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu’une seule fois dans la poursuite de la demande.

Circonstances exceptionnelles – classification de produits ou services

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai pour répondre à un avis demandant de grouper et de classer les produits et les services :

  1. Nomination récente d’un autre agent de marques de commerce – En cas de nomination récente d’un autre agent de marques de commerce et si le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée – Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
  3. Transfert – Dans le cas où une requête est en instance au Bureau pour faire inscrire le transfert de la marque de commerce déposée.

La prolongation

Si, à l’expiration du délai de six mois suivant la date du rapport d’examen ou l’avis demandant le groupement des produits ou des services, le requérant n’a pas répondu, l’OPIC émettra un avis de défaut portant un délai de deux mois pour remédier au défaut.

Une taxe gouvernementale de 125 $ CA est applicable uniquement aux demandes de prolongation de délai afin de répondre à un avis demandant de grouper et de classer les produits et les services. Aucune taxe n’est requise pour une demande de prolongation de délai afin de répondre à un rapport d’examen.

Comme le dit l’adage, « mieux vaut prévenir que guérir ». Ne vous fiez plus aux prolongations et prenez-vous y à l’avance.

Obtenir une ordonnance de blocage d’un site Internet au Canada : D’accord, mais comment ?

La Cour fédérale a récemment rendu une ordonnance obligeant des fournisseurs d’accès Internet (FAI) à empêcher leurs clients d’accéder à des sites pirates d’abonnement donnant accès à des émissions de télévision. Bien que la décision Bell Media Inc. c. GoldTV.Biz, 2019 CF 1432 constitue une première au Canada, la Cour y statue que l’émission d’ordonnances de blocage de site relève clairement de ses pouvoirs d’injonction. Il est à prévoir que des ordonnances similaires seront probablement émises à nouveau pour contrer le piratage en ligne.

Contexte

Plus tôt cet été, la Cour a émis des injonctions provisoire et interlocutoire contre des défendeurs anonymes qui diffusaient illégalement la programmation des demanderesses sur des sites d’abonnement non-autorisés. La violation alléguée s’est poursuivie malgré l’émission de ces injonctions.

Les demanderesses ont ensuite déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance de blocage de site contre onze FAI. Un d’eux, TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), s’est opposé à la requête. Quatre (chacun affilié à l’une des demanderesses) ont consenti à la requête, tandis que le reste n’ont pas pris de position ou ne se sont prononcés que sur les termes de l’ordonnance de blocage.

Analyse

La Cour a soutenu qu’elle a le pouvoir de rendre des ordonnances de blocage de site, en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, quand cela est juste et équitable dans les circonstances.

Partant du test traditionnel pour l’émission d’une injonction interlocutoire (question sérieuse, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients), la Cour s’est ensuite inspirée de la jurisprudence du Royaume-Uni sur les ordonnances de blocage de site (Cartier International AG v. British Sky Broadcasting Ltd., [2016] EWCA Civ 658; Cartier International AG v. British Sky Broadcasting plc, [2018] UKSC 28). Ultimement, la Cour a intégré les huit facteurs non-décisifs suivants aux deux derniers volets du test tripartite pour l’émission d’une injonction :

  1. Nécessité (c.-à-d. la mesure dans laquelle l’ordonnance est nécessaire pour protéger les droits des demanderesses);
  2. Efficacité (c.-à-d. si l’ordonnance rendra les activités de contrefaçon plus difficiles et découragera l’accès aux services en cause);
  3. Effet dissuasif (c.-à-d. si des tiers n’utilisant pas présentement les services illicites seraient dissuadés de le faire);
  4. Complexité et coût (c.-à-d. si la complexité et les coûts d’exécution militent en faveur de l’émission de l’ordonnance);
  5. Obstacles au commerce ou à l’utilisation légitime (c.-à-d. si l’ordonnance empêchera indûment à des clients des FAI d’accéder à du contenu licite);
  6. Équité (c.-à-d. si l’ordonnance établit un juste équilibre entre les droits fondamentaux des parties, des tiers et du grand public);
  7. Substitution (c.-à-d. la mesure dans laquelle les sites bloqués peuvent être remplacés ou substitués par d’autres sites contrevenants); et
  8. Mesures de sauvegarde (c.-à-d. si l’ordonnance inclut des mesures de protection contre l’abus).

En appliquant le test tripartite pour l’émission d’une injonction, la Cour a noté qu’il n’y avait pas de controverse concernant la première étape du test (en d’autres mots, il y avait clairement une question sérieuse à trancher).

Bien que la Cour ait souscrit à l’argument de TekSavvy, selon lequel toute perte financière subie par les demanderesses est en principe indemnisable en dommages-intérêts, elle a néanmoins décidé que les demanderesses subiraient un préjudice irréparable. À cet égard, la Cour a fait valoir deux points essentiels. Tout d’abord, elle a souligné que le préjudice s’est produit dans le contexte d’un dossier où il y avait une preuve prima facie solide de violation continue du droit d’auteur des demanderesses par les défendeurs anonymes. En deuxième lieu, la Cour a noté l’absence d’une méthodologie convenue pour évaluer l’impact des services des défendeurs sur le comportement des consommateurs et les conséquences financières connexes pour les demanderesses.

Au dernier volet du test, et en particulier sur la question de l’efficacité des ordonnances de blocage de site, la Cour a favorisé la preuve des demanderesses et a conclu que des mesures de contournement étaient disponibles, mais peu pratiques à mettre en œuvre.

Impact

Cette décision historique suggère que l’obtention d’une ordonnance de blocage de site est un moyen disponible au Canada pour contrer la violation continue des droits de propriété intellectuelle en ligne par des défendeurs anonymes. On peut s’attendre à un perfectionnement de l’approche prônée par la Cour, car TekSavvy en a appelé de la décision. TekSavvy soutient que la Cour est arrivée à la mauvaise conclusion en vertu des lois canadiennes applicables et s’est trop fortement fondée sur les précédents anglais. Une copie de la déclaration d’appel de TekSavvy déposée le 25 novembre 2019 peut être trouvée ici.

Cette décision s’inscrit aussi dans le contexte où le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, qui est chargé de mener un examen de la Loi sur le droit d’auteur, a présenté un rapport le 3 juin dernier. Dans son rapport, le Comité a rejeté la proposition de mettre en place un régime administratif permettant d’obliger les FAI à bloquer des sites lorsqu’ils violent des droits d’auteur de manière avérée et manifeste et rappelé qu’il incombe aux tribunaux de décider si un usage donné constitue une violation du droit d’auteur et d’émettre les ordonnances appropriées. Il appartient maintenant au gouvernement de tenir compte ou non de ces recommandations. Nous vous invitons donc à consulter ce blogue fréquemment afin de rester à l’affût des plus récents enjeux entourant la Loi sur le droit d’auteur et les ordonnances de blocage de site.

Les changements du 30 octobre en 30 secondes!

Le système canadien des brevets change à compter du 30 octobre 2019, et il s’agit du plus grand changement législatif depuis 1989.

Pour la majorité des gestionnaires de propriété intellectuelle (PI), ainsi que pour les agents de brevets étrangers, ces changements n’auront pas un grand effet concret. Ce fut néanmoins le branle-bas de combat chez Norton Rose Fulbright Canada, où toutes sortes de mesures ont été mises en place pour bien vous servir : révision des algorithmes du système de gestion des échéances, génération de nouvelles lettres modèles, formation interne tant aux agent(e)s qu’aux adjoint(e)s, etc.

Ceci dit, sans vouloir aller jusqu’à faire le travail de votre agent de brevet canadien, plusieurs d’entre vous vous demandez s’il n’y aurait pas quelque chose à retenir de tout cela.

Eh bien, ne cherchez plus ! Voici 3 points, l’équivalent de 30 secondes de lecture, vous résumant ce qu’il faut retenir :

1. Le tempo augmente ! Le délai normal pour répondre à une demande d’examinateur ou un avis d’acceptation passe de 6 mois à 4 mois, et pour faire une requête d’examen, de 5 ans à 4 ans.

2. Un peu plus de flexibilité, mais… certaines mesures sont mises en place pour donner une chance additionnelle à un dossier de « revivre » lorsqu’une échéance est expirée. Toutefois, dans plusieurs cas, des conditions sont ajoutées. Par exemple : 1) vous pourrez toujours déposer une entrée en phase nationale tardive au Canada, mais seulement si le retard n’était pas intentionnel; 2) vous pourrez toujours rétablir une demande de brevet qui a été abandonnée faute d’avoir répondu à une demande d’examinateur, ou faute d’avoir payé une taxe de maintien, mais dans certains cas (c’est compliqué) vous devrez expliquer, à même le dossier public, pourquoi cette échéance n’a pas été rencontrée malgré des précautions raisonnables. Il faut donc y penser deux, voire trois fois, avant de prendre une extension de temps sous le nouveau système.

3. Ça se complique. Le dossier public de votre brevet pourra ouvrir des brèches en cas de litige. Par exemple, si vous avez pris trop de temps pour réagir suivant une échéance manquée, il y a des circonstances (c’est compliqué) dans lesquelles vous perdrez le droit aux remèdes pour toute contrefaçon durant une telle période de retard. Vaut mieux, finalement, y penser trois fois avant de prendre une extension de temps sous le nouveau système.

Voilà ! Si vous avez entendu parler d’un avantage lié aux changements et vous vous demandez pourquoi il n’en est pas question ci-dessus, c’est que nous préférons ne pas vous le suggérer, et ce, seulement dans un objectif de concision. N’hésitez tout de même pas à communiquer avec nous pour plus de détail, et soyez assurés que nous saurons vous faire les recommandations qui se prêtent lorsque des circonstances particulières se manifestent.

Deux points supplémentaires susceptibles d’intéresser les agents de brevets étrangers : i) dans certaines circonstances, des droits de priorité pourront être récupérés à l’intérieur de 14 mois de la date de dépôt du document de priorité, et ii) une copie certifiée de vos documents de priorité sera maintenant nécessaire.

Dernier point, pour les inventions en biotechnologie: le coût par page pour le listage de séquence est aboli lors de dépôts électroniques !

 

Désignez votre agent de marques de commerce canadien pour vous faciliter la vie dans le cadre de demandes déposées aux termes du Protocole de Madrid

Août 2019

Marques de commerce et marques

Le Canada a adhéré au Protocole de Madrid le 17 juin 2019. Par conséquent, les requérants étrangers peuvent déposer une seule demande d’enregistrement international de marque de commerce auprès du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et désigner le Canada lorsqu’ils déposent une telle demande.

En règle générale, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) enverra une lettre de courtoisie informant le mandataire du requérant auprès du Bureau international de l’OMPI qu’au Canada, le requérant doit être représenté par une personne qui réside au Canada et qui est inscrite à titre d’agent de marques de commerce agréé au Canada. Toute la correspondance future en provenance de l’OPIC sera envoyée directement au requérant ou à l’agent de marques de commerce canadien désigné.

Pour éviter les retards ou les pertes de correspondance officielle provenant de l’OPIC, nous recommandons fortement aux requérants étrangers de désigner dès que possible un agent de marques de commerce canadien pour qu’il leur prête assistance pendant le processus d’enregistrement de leur marque de commerce au Canada.

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